Ekspertkommentar

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
Hvilke regler gjelder når en forsker gjør en lønnsom oppfinnelse – på jobb? Høyesterett har avsagt dom i en sak som avklarer nye deler av svaret. Illustrasjonsbilde fra Istockphoto.
Lesetid ca. 20 minutter

Høyesterett har i «Forskersaken» avsagt dom (HR-2020-2017-A) i saken mellom Roya Sabetrasekh, tidligere forsker ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo («UiO»), og Staten v/ UiO. Sabetrasekh saksøkte UiO fordi deler av hennes forskning ble brukt av det svenske selskapet Ascendia AB («Ascendia») i patentsøknader. Det var veilederen til Sabetrasekh som hadde hatt kontakten med Ascendia, og Sabetrasekh var ikke kjent med at et artikkelutkastet hun hadde utarbeidet ble benyttet i patentsøknadene.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett, var om UiO hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh – som er forutsetning for at en oppfinner har krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Saken reiser interessante rettslige og forskningsetiske spørsmål. Det er også grunn til å redegjøre for deler av prosesshistorikken og interessante spørsmål som har vært reist forut for Høyesteretts behandling av saken. Saken er tidligere omtalt i NRK Brennpunkts dokumentar «Patentjegerne» som ble sendt på NRK 1 16. desember 2014.

Saken reiser interessante rettslige og forskningsetiske spørsmål.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A

Om forfatteren

Kaja Skille Hestnes er fast advokat i SANDS, i faggruppen for immaterialrett og også del av SANDS’ granskingsteam. Hun har sin master i rettsvitenskap med spesialisering i immaterialrett. Hestnes er også veileder for masteroppgaver i immaterialrett, og har vært sensor i valgfaget immaterialrett ved Universitetet i Agder. Hun er fast redaksjonsmedlem i fagbloggen IP-trollet og diskuterte også nylig «forskerdommen» i IP-trollets podkast Huldrapodden, sammen med Torger Kielland og Julius Berg Kaasin. Hestnes har vært i Sands siden 2017. Hun er tidligere vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved juridisk fakultet i Oslo, hvor hun var tilknyttet forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for saken var at Sabetrasekh, som en del av arbeidet med sin doktorgradsavhandling på odontologisk fakultet ved UiO, hadde skrevet utkast til en artikkel som beskrev en oppdagelse hun hadde gjort i 2006. Sabetrasekhs arbeid besto i å dyrke beinceller i en vannoppløselig cellulosegel. Cellulosegelen bar navnet Histocare, var utviklet av den svenske professoren Christer Busch og ble produsert av Ascendia. Professor Busch og doktorgradsveilederne til Sabetrasekh var medforfattere til Sabetrasekhs artikkel, og det var løpende kontakt mellom professor Busch og veilederne i form av diverse e-postutvekslinger, hvor det også oppstod spørsmål om patentering. Våren 2007 brukte selskapet Ascendia tekst fra to utkast til Sabetrasekhs artikkel i flere patentsøknader, etter at en av Sabetrasekhs veiledere hadde bistått Ascendia i utarbeidelsen av patentsøknadene. Sabetrasekh var ikke kjent med denne bistanden, og ble først tre år senere kjent med at deler av tekst, bilder og grafer i artikkelutkastet var benyttet i flere patentsøknader. Patentsøknadene ble allment tilgjengelige i november 2008. På dette tidspunkt hadde ikke Sabetrasekh publisert sin doktorgradsavhandling med blant annet den omtalte artikkelen. Dette skjedde først i 2010. Selskapet ble meddelt patent i USA, Japan og Europa.

Sabetrasekh saksøkte på denne bakgrunn sin tidligere arbeidsgiver UiO, Ascendia og professor Busch i 2015. Saken har reist flere interessante spørsmål.

Prosessuelt – om saken kunne reises for norske domstoler.

Sabetrasekhs arbeid besto i å dyrke beinceller i en vannoppløselig cellulosegel.

For det første reiste saken et prosessuelt spørsmål om saken mot Ascendia og professor Busch kunne reises for Oslo tingrett, da begge saksøkte var hjemmehørende i Sverige (LB-2016-135328).

Etter Luganokonvensjonens hovedregel i artikkel 2 om at personer skal saksøkes i bostedsstaten, skal kravene fremmes i Sverige og ikke i Norge. Retten drøftet hvorvidt eventuelle unntak fra hovedregelen kom til anvendelse, men kom til at søksmålet mot de svenske saksøkte ble avvist av domstolene på grunn av manglende verneting. Retten fant ikke grunnlag for subjektiv kumulasjon etter Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1, jf. tvisteloven § 4-8. Erstatningskravene mot Ascendia og professor Busch kunne heller ikke fremmes da den anførte erstatningsbetingende skade verken var voldt eller oppstått i Norge, jf. Luganokonvensjonen 2007 artikkel 5 nr. 3 om erstatningsverneting, jf. tvisteloven § 4-8. Til behandling for norske domstoler sto dermed bare tvisten mellom Sabetrasekh og UiO.

Erstatningskravene mot Ascendia og professor Busch kunne heller ikke fremmes da den anførte erstatningsbetingende skade verken var voldt eller oppstått i Norge.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
Dom HR-2020-2017-A .

Om forskeren var medoppfinner med krav på kompensasjon

Selv om det er utført et selvstendig arbeid med å beskrive forholdet i en artikkel, er ikke det nødvendigvis nok til at det foreligger et selvstendig intellektuelt bidrag som gir grunnlag for medoppfinnerskap eller at det er gjort en oppfinnelse.

For det andre reiste saken interessante spørsmål knyttet til om Sabetrasekh måtte anses som oppfinner/medoppfinner til oppfinnelsen, og om hun derfor hadde krav på godtgjøring, oppreisning og erstatning fra UiO (de to sistnevnte kravene var kun behandlet i tingretten).

Sabetrasekh anførte at hun hadde gjort eller bidratt til en oppfinnelse ved sin ansettelse ved UiO. For å kunne anses som ene- eller medoppfinner følger det av både praksis og juridisk teori at det er en forutsetning at man har ytt et selvstendig intellektuelt bidrag. Tingretten viser til Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave 2013, side 252, hvor dette er beskrevet slik:

«For at en person skal anses som medoppfinner, må han ha ytt et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. En rent praktisk medvirkning er ikke nok. En ingeniør som foretar beregninger o.l. etter instruksjoner fra en overordnet, eller en mekaniker som bygger en prototyp etter tegninger han får seg forelagt, kan således ikke anses som medoppfinner. Det samme gjelder den som har finansiert eller organisert arbeidet, f.eks. i egenskap av arbeidsgiver. På den annen side er det ikke nødvendig at bidraget utgjør en oppfinnelse i seg selv. Det kan f.eks. etter omstendighetene være nok å ha stilt problemet selv om andre har funnet frem til løsningene»

Tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Sabetrasekh var medoppfinner eller oppfinner.

Tingretten kom imidlertid til at Sabetrasekh ikke kunne anses å være oppfinner eller medoppfinner til oppfinnelsen, da hennes forsøk med Histocare i laboratoriet ikke utgjorde et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen (TOSLO-2015-171029). I denne sammenheng er det verdt å merke seg at selv om det er utført et selvstendig arbeid med å beskrive forholdet i en artikkel, er ikke det nødvendigvis nok til at det foreligger et selvstendig intellektuelt bidrag som gir grunnlag for medoppfinnerskap eller at det er gjort en oppfinnelse. I tillegg ble det lagt vekt på at retten ikke kunne gjenfinne de forhold som Sabetrasekh anførte som oppfinneriske i patentkravene, men kun som en del av patenteksemplene. Da tingretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at Sabetrasekh var medoppfinner eller oppfinner, var det heller ikke grunnlag for å tilkjenne godtgjørelse etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, oppreisning eller erstatning.

Lagmannsretten kom under tvil til at Sabetrasekhs bidrag til oppfinnelsen var tilstrekkelig, slik at hun måtte anses å være medoppfinner til oppfinnelsen.

Lagmannsretten kom under tvil til at Sabetrasekhs bidrag til oppfinnelsen var tilstrekkelig, slik at hun måtte anses å være medoppfinner til oppfinnelsen (LB-2018-77812). Lagmannsretten vurderte konkret om bidraget til oppfinnelsen kunne anses som et selvstendig intellektuelt bidrag, og kom til at Sabetrasekh skulle anses som medoppfinner:

«Etter lagmannsrettens vurdering er det mye som taler for at dyrking av celleaggregat i ren Histocare-gel, med medium i et lag under gelen, er del av det som det er gitt patentbeskyttelse for. Dette var As selvstendige idé. Hun utførte arbeidet og gjenskapte senere celleaggregater dyrket fram på denne måten.»

Lagmannsretten kom derimot til at Sabetrasekh ikke hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Rettens oppfatning var at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh, hvilket er en forutsetning for at oppfinner skal ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Sistnevnte var det sentrale spørsmålet for Høyesterett, se under.

Rettens oppfatning var at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh, hvilket er en forutsetning for at oppfinner skal ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven.

Om Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter åndsverkloven

Det var ikke UiO som hadde tilgjengeliggjort artikkelutkastene. Det var veilederen.

For det tredje reiste saken spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter åndsverkloven, jf. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven.

Tingretten kom til at Sabetrasekh ikke hadde krav på erstatning etter arbeidsgiveransvaret. Det var ikke UiO som hadde tilgjengeliggjort artikkelutkastene. Det var veilederen som på forespørsel fra Ascendia foretok en vurdering og ga innspill på utkastet til patentsøknaden. Spørsmålet var om UiO kunne holdes ansvarlig for et økonomisk tap etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1, som lyder slik:

«Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet»

Spørsmålet var om UiO kunne holdes ansvarlig for et økonomisk tap etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.

For å bli ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret, er det en forutsetning at skaden har skjedd under utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren (Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 4. utgave, s. 182). Tingretten uttalte at det ikke var grunnlag for å identifisere veilederens handlinger med UiO, da de kom til at veilederen opptrådte som privatperson. Retten uttalte videre at et slikt krav i så fall måtte rettes mot Ascendia, som hadde benyttet artikkelen i patentsøknaden uten å innhente samtykke til dette. Sabetrasekh har som nevnt ikke anledning til å reise et slikt krav mot Ascendia for norske domstoler, jf. ovenfor om avvisning av dette kravet som følge av manglende verneting. Kravet må i eventuelt reises for svenske domstoler.

For å bli ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret, er det en forutsetning at skaden har skjedd under utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren (Lødrup, Lærebok i erstatningsrett).

Lagmannsretten kom imidlertid til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven. Retten la til grunn at offentliggjøring av Ascendias patentsøknad i november 2008 innebar et inngrep i Sabetrasekhs opphavsrett til artikkelen. Lagmannsretten kom videre til at det forelå ansvarsgrunnlag etter arbeidsgiveransvaret for UiO, da veilederens handlinger måtte anses uaktsomme. Retten mente at det var uaktsomt av veilederen å samarbeide med Ascendia og professor Busch om patentsøknaden der artikkelen inngikk, uten å orientere Sabetrasekh slik at hun kunne ivareta sine interesser. Videre kom retten til at handlingene ikke gikk utover det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. nr. siste punktum:

«[Veilederens] handling går ikke ut over det universitetet med rimelighet kunne forvente, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 siste punktum. Universitetet er generelt kjent med at de ansatte har kontakter og oppdrag utenfor universitetet. Det er derfor laget egne rapporteringsrutiner mv. Det er også laget regler og retningslinjer for relasjonen mellom veileder og doktorgradsstipendiat. Kontakten med Christer Busch/Ascendia hadde nær sammenheng med veilederoppgaven overfor A, og oversendelsen av artikkelutkastene ble etter det opplyste i utgangspunktet gjort som ledd i det akademiske samarbeidet. Det ligger ikke utenfor det universitetet kunne regne med at et slikt samarbeid kunne utvikle seg til noe mer og uten at [veilederen] gjorde tilstrekkelig for å beskytte stipendiatens opphavsrettigheter. At en veileder kan bidra til at en doktorgradsstipendiats arbeider blir misbrukt av utenforstående kan ikke anses å falle utenfor det universitetet med rimelighet kan forvente. Det vises til Rt-2000-211 (DnB-dommen) og Rt-2008-755 (hjemmehjelp-dommen).

Lagmannsrettens konklusjon er at staten ved Universitetet i Oslo er ansvarlig etter arbeidsgiveransvaret for kravet om erstatning etter åndsverkloven (1961) § 55»

Slik sett kan man tenke seg at saken kunne hatt et rimeligere resultat for Sabetrasekh dersom hun hadde klart å sannsynliggjøre royaltyinntekter på artikkelen.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
Ole-Andreas Rognstads «Opphavsrett»

Erstatningskravet førte imidlertid ikke frem, da det ikke var dokumentert at artikkelen ville gitt Sabetrasekh royaltyinntekter. Slik sett kan man tenke seg at saken kunne hatt et rimeligere resultat for Sabetrasekh dersom hun hadde klart å sannsynliggjøre royaltyinntekter på artikkelen. Det er verdt å merke seg at saken reiste spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh kunne dokumentere et økonomisk tap, hvilket er et vilkår for å kunne tilkjenne erstatning. Økonomisk tap ved urettmessig bruk av immaterielle rettigheter, såkalte inngrepssaker, kan ofte være vanskelig å måle og tallfeste. Dette var også noe av bakgrunnen for at lovgiver styrket rettighetshavers stilling ved å innføre regler i den nye åndsverkloven som gjorde det enklere å håndheve inngrep, herunder å utmåle vederlag og/eller erstatning (her går jeg ikke inn på om det eksisterte en ulovfestet regel om vederlag etter åndsverkloven av 1961. For videre lesing om krav på økonomisk kompensasjon for rettighetsinngrep etter åndsverkloven, se Rognstad, Opphavsrett, 2. utgave, s. 512 flg). Etter reglene i åndsverkloven fra 2018 kan rettighetshaver som blir utsatt for inngrep i opphavsretten, kreve både vederlag og/eller erstatning, hvor det for vederlag ikke stilles krav om å måtte dokumentere et økonomisk tap, jf. åvl. 81. Denne regelen skiller seg dermed vesentlig fra det som var tilfellet etter den nå opphevede åvl. § 55. Tilsvarende regler finnes også i de øvrige immaterialrettslovene.

Saken reiste spørsmål om hvorvidt Sabetrasekh kunne dokumentere et økonomisk tap, hvilket er et vilkår for å kunne tilkjenne erstatning.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
NRK omtalte tvisten som nå har nådd Høyesterett i en Brennpunkt-episode i 2014. Faksimiler fra NRK.no

Høyesteretts avgjørelse

Da Høyesterett skulle vurdere saken, var det kun spørsmålet om krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 som skulle prøves. Spørsmålet om medoppfinnerrett ble skåret bort fra behandlingen i Høyesterett, og Høyesterett tar følgende forbehold om spørsmålet:

«(29) Lagmannsretten kom som nevnt til at A er medoppfinner til den oppfinnelsen Ascendia AB fikk patent på. Dette har universitetet bestridt. Høyesteretts ankeutvalg besluttet at det foreløpig ikke skal forhandles over dette spørsmålet. Min omtale av As oppfinnelse eller medoppfinnelse må derfor forstås med forbehold om at Høyesterett ikke tar stilling til spørsmålet»

Heller ikke i siste instans fikk Sabetrasekh medhold, og resultatet i saken er dermed at Sabetrasekh ikke mottar noen økonomisk kompensasjon fra UiO.

Forbeholdet må trolig forstås slik at spørsmålet om medoppfinnelsesrett ikke er rettskraftig avgjort dersom det skulle være aktuelt å reise en ny sak. Det er imidlertid noe vanskelig å se hvilke krav Sabetrasekh kan reise ved en eventuell ny sak, da spørsmålet om UiOs arbeidsgiveransvar overfor veilederen hva gjelder brudd på åndsverkloven er rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens avgjørelse. Det kan vel tenkes at det i så fall vil være spørsmål om arbeidsgiveransvar for veilederens medvirkning til at Ascendia AB kunne utnytte oppfinnelsen.

Heller ikke i siste instans fikk Sabetrasekh medhold, og resultatet i saken er dermed at Sabetrasekh ikke mottar noen økonomisk kompensasjon fra UiO.

For å ha krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7 er det et krav at arbeidsgiver må ha fått seg overdratt retten til oppfinnelsen. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

«Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten»

Loven oppstiller to ulike måter arbeidsgiver kan erverve oppfinnelsen på, og selve ervervsspørsmålet er det sentrale i saken for Høyesterett. Arbeidsgiver kan enten erverve rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, eller «på annet grunnlag», jf. § 7.

For at arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, er det flere formkrav i loven som må være oppfylt.

For at arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, er det flere formkrav i loven som må være oppfylt. Utgangspunktet er at arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 på visse vilkår gir arbeidsgiver rett til å kreve oppfinnelsen «helt eller delvis overført til seg». En arbeidstaker som gjør en oppfinnelse, skal derfor «uten unødig opphold» varsle arbeidsgiver om oppfinnelsen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5. Dersom arbeidsgiver vil erverve rettigheter til oppfinnelsen, må arbeidsgiver melde tilbake innen 4 måneder fra de mottok meldingen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6. Dersom arbeidsgiver erverver oppfinnelsen, har arbeidstaker krav på rimelig godtgjøring etter § 7.

Bestemmelsene kan fremstå formalistiske. Høyesteretts avgjørelse illustrerer likevel viktigheten av bestemmelsene og formkravene. Etterlevelse av formkravene vil sette arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen, forutsatt at arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Det er også verdt å merke seg at loven som utgangspunkt er fravikelig, slik at arbeidsgiver kan gi andre retningslinjer om hvordan melding skal gis, hva den skal inneholde og hvor lang frist arbeidsgiver har til å svare. Plikten til å gi rimelig vederlag etter overtakelse av oppfinnelsen er imidlertid preseptorisk, slik at arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra det, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2, jf. § 7 første ledd.

Etterlevelse av formkravene vil sette arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen, forutsatt at arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen.

I saken hadde Sabetrasekh ikke sendt melding om oppfinnelsen i samsvar med § 5. UiO hadde derfor heller ikke gitt en skriftlig underretning etter § 6. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om UiO hadde ervervet rett til oppfinnelsen «på annet grunnlag» etter § 7.

Høyesteretts konkrete resultat fremstår som lite rimelig og gir arbeidstaker i denne saken et svakt vern for uaktsomhet på arbeidsgivers side.

Et viktig legislativt hensyn ved arbeidstakeroppfinnelsesloven er å verne arbeidstakerens interesser. Dette fremheves av Høyesterett med henvisning til forarbeidene til § 7. Kravet på rimelig vederlag er ansett som lovens viktigste når det gjelder bestemmelser som skal verne om arbeidstakers interesser. Likevel er det vanskelig å være uenig i at Høyesteretts konkrete resultat fremstår som lite rimelig og gir arbeidstaker i denne saken et svakt vern for uaktsomhet på arbeidsgivers side.

For at arbeidsgiver skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag», oppstiller Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen:

«(37) Lagmannsretten har bygget på at arbeidstakeren får krav på godtgjøring dersom «arbeidsgiveren kan sies å ha disponert over oppfinnelsen som om arbeidsgiver hadde rett til det». Jeg er enig i at slike handlinger etter omstendighetene kan gi grunnlag for erverv av rettigheter. Men forutsetningen må være at arbeidstakeren har akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, det vil si gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.

(38) Mangler arbeidstakerens aksept eller godkjennelse, er arbeidsgiverens disponering over oppfinnelsen ikke rettmessig. Dette kan etter omstendighetene gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Erstatning for slike rettskrenkelser er imidlertid ikke hjemlet i arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7.

(39) I et tilfelle som her må det derfor foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre rett til oppfinnelsen fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren. Spørsmålet om slik binding foreligger, må avgjøres etter alminnelige avtalerettslige regler.» (min understreking)

For at arbeidsgiver skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag», oppstiller Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.

Dersom det ikke foreligger slik godkjenning eller aksept, vil arbeidsgivers disponering over oppfinnelsen ikke være rettmessig. Høyesterett viser til at slike tilfeller etter omstendighetene kan gi arbeidstakeren krav på erstatning etter alminnelige erstatningsregler, men ikke vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. For å kunne kreve vederlag etter sistnevnte, må det «foreligge disposisjoner eller adferd som viser at begge parter har bundet seg til å overføre retten». Hvorvidt binding foreligger, må avgjøres etter alminnelig avtalerettslige regler.

Høyesterett kom til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen «på annet grunnlag». Det at veilederen ensidig hadde rådet over oppfinnelsen uten Sabetrasekhs kunnskap, kunne ikke forplikte Sabetrasekh til å overdra oppfinnelsen til UiO. Nettopp fordi Sabetrasekh ikke var kjent med hvordan veilederen samarbeidet med det svenske selskapet og professor Busch, kunne hun derfor ikke ha bundet seg – verken uttrykkelig, stilltiende eller ved passivitet. At Sabetrasekh hadde stått på kopi i en e-post hvor det diskuteres at det svenske selskapet vurderer å søke patent og at veilederen dermed var kjent med dette, kunne heller ikke anses som en aksept eller stilltiende godkjenning av at UiO ervervet hennes rettigheter. Høyesterett uttaler også at veilederen ved denne e-posten ikke disponerer over Sabetrasekhs rettigheter til oppfinnelsen, da e-posten fremstår som et utspill om å inngå avtale med det svenske selskapet – en avtale som aldri ble inngått.

Høyesterett kom til at UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen «på annet grunnlag».

Videre finner Høyesterett det klart at veilederen, gjennom sine handlinger, ikke kunne binde universitetet til å erverve oppfinnelsen. Dette lå utenfor veilederens stilling som professor og seksjonsleder ved fakultetet, altså utenfor stillingsfullmakten. I tillegg var Sabetrasekh gjennom ansettelsesavtalen henvist til å ta kontakt med Birkeland Innovation AS, som bisto UiO med å overta rettighetene fra arbeidstakerne. Høyesterett uttaler også at det derfor ikke forelå noen toleranse- eller kombinasjonsfullmakt.

Rettsregelen som Høyesterett tolker seg frem til, slår dermed urimelig ut i det konkrete tilfellet; Sabetrasekh får ikke nyte vernet som arbeidstakeroppfinnelsesloven er ment å gi. En forutsetning for at Sabetrasekh skulle hatt krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7, var at UiO hadde fått seg overdratt retten til oppfinnelsen. Når oppfinnelsen ikke er overdratt, kan heller ikke arbeidstaker kreve det vern som arbeidstakeroppfinnelsesloven gir. Det kan i forlengelse av dette stilles spørsmål ved om man burde ha klarere regler som fanger opp situasjoner som denne, hvor en ansatt på vegne av arbeidsgiver opptrer illojalt overfor andre arbeidstakere.

Avsluttende bemerkninger – viktigheten av klare retningslinjer og forskningsetikk

Høyesteretts resultat kan synes urimelig i Sabetrasekhs konkrete tilfelle, og det kan etterlate et inntrykk av at Høyesterett pålegger den ansatte oppfinner mye av risikoen for at den ansattes overordnede misbruker en oppfinnelse. Høyesteretts avgjørelse må likevel etter min vurdering likevel sies å være i tråd med arbeidstakeroppfinnelseslovens formål – å verne arbeidstakeren, selv om det konkrete resultat kan synes urimelig. Avgjørelsen innebærer nettopp at arbeidstaker ikke kan bli bundet til å overdra sine rettigheter, uten selv å ha akseptert og godkjent overdragelsen. Det må derfor være en bevissthet rundt overdragelsen fra den ansattes side både dersom man velger å benytte fremgangsmåten i § 4, jf. § 6, eller man inngår avtale på annet grunnlag.

UiO, ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen, har uttalt at UiO i dag har bedre systemer for innmelding og håndtering av oppfinnelser og rettigheter enn hva de hadde da saken oppstod.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
UiO gir uttrykk at for reglene er endret. Faksimile fra UiO-avisen Uniforum.

Det er få tidligere avgjørelser fra norske domstoler knyttet til FoU-virksomheter og akademia hva gjelder forvaltning og håndheving av rettighetene. Avgjørelsen bør være en vekker for FoU-virksomheter for hvordan man innretter virksomheten, utarbeider interne retningslinjer og ansettelsesavtaler, samt informerer de ansatte. I så måte er det også avgjørende at virksomhetene skaper en bevissthet blant sine ansatte om hva som skal til for å komme i en posisjon hvor arbeidsgiver vurderer hvorvidt oppfinnelsen skal overdras. Det er først når den ansatte har kommet i denne posisjonen, at det kan være tale om vederlag, alt avhengig av om arbeidsgiver ønsker å overta oppfinnelsen. Avgjørelsen bør derfor også være en vekker og skape nysgjerrighet hos den ansatte for hvordan man skal innrette seg for å komme i en slik posisjon.

I tillegg reiser saken spørsmål ut over de juridiske problemstillingene, blant annet forskningsetiske spørsmål. Etikkprofessor Jan Helge Solbakk har til Uniforum uttalt at det å «redusere den nylig avsluttede patentsaken til kun en juridisk problemstilling, blir å se vekk fra hovedsaken i konflikten» (Uniforum 13. november 2020). Han peker på at dersom UiO reduserer dette til å bli en sak de vant, og ikke ser noe kritikkverdig i egen framferd, da har institusjonen et stort problem. Hva gjelder forskningsetikk uttaler Solbakk følgende:

«Altså, her har en professor gått bak ryggen på sin stipendiat for å assistere en tredjepart i utvikling av patentsøknad basert på arbeid fra stipendiatens avhandling. Sannsynligvis er det riktig at denne framferden ikke er i strid med noe eksisterende lovverk. Men den er i sterk strid med alt som har å gjøre med god forskning i etisk forstand. Det er brudd på grunnverdiene når det gjelder å bevare integritet i forskningen».

Fra det siterte fremgår det at etikkprofessor Solbakk mener at veilederens handlinger og opptreden i denne saken står i sterk strid med god forskningsetikk.

Retten har også kommentert veilederens opptreden. I tingrettens dom fremkom det at veilederen, etter rettens oppfatning har «opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden i og med at forsøkene var utført ved UiO». Også lagmannsretten har vist til at man som veileder og overordnet har et lojalitets- og omsorgsansvar, og «en plikt til å ikke blande arbeidet for universitetet sammen med Busch/Ascendias næringsinteresser». Det er vanskelig å være uenig i rettens uttalelser på disse punkter, hvilket igjen underbygger viktigheten av å ha gode rutiner for forvaltning og håndtering av IPR som oppstår i virksomheter.

Avgjørelsen gir grunn til å understreke og minne om viktigheten av klare IPR-klausuler i ansettelsesavtaler, interne retningslinjer for håndtering av IPR samt retningslinjer og veiledere for forskningsetikk.

UiO, ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen, har uttalt at UiO i dag har bedre systemer for innmelding og håndtering av oppfinnelser og rettigheter enn hva de hadde da saken oppstod (Uniforum, 13. november 2020). Han sier videre at de vil følge opp dommen nøye, og kartlegge hva slags læring de kan trekke ut av den. Målet er å ikke havne i en lignende situasjon igjen.

Avgjørelsen gir grunn til å understreke og minne om viktigheten av klare IPR-klausuler i ansettelsesavtaler, interne retningslinjer for håndtering av IPR samt retningslinjer og veiledere for forskningsetikk. Forutberegnelighet på dette området vil være til klar fordel for både arbeidsgiver og den ansatte.

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
IP-BLOGG: Artikkelforfatteren er aktiv i fagbloggen IP-trollet.

Anbefalt lesning – og lytting om arbeidstakeroppfinnelser:

Oppsummering –  Dette er Forskersaken:

Tema: Anvendelsen av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Sak mellom Roya Sabetrasekh, tidligere forsker ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo («UiO»), og Staten v/UiO. Spørsmålet i saken for Høyesterett var om Sabetrasekhs rett til en oppfinnelse hun hadde gjort mens hun var stipendiat, var overdratt til UiO som arbeidsgiver, slik at hun hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7

Saken reiste i flere problemstillinger, blant annet:

  • Et prosessuelt spørsmål om saken mot Ascendia og professor Busch kunne reises for Oslo tingrett, da begge saksøkte var hjemmehørende i Sverige (LB-2016-135328). Saken ble ikke tillatt fremmet for norske domstoler. .

  • Om Sabetrasekh var medoppfinner eller oppfinner, noe tingretten ikke fant, men lagmannsretten kom til at hun var.

  • Om hvorvidt Sabetrasekh hadde krav på erstatning etter åndsverkloven, jf. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven

  • Om Sabetrasekh hadde krav på rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven, noe lagmannsrett og Høyesterett kom til at hun ikke hadde, ettersom retten mente UiO ikke hadde ervervet oppfinnelsen fra Sabetrasekh

Lærdom: For at arbeidsgiver skal få overdratt rett til oppfinnelsen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, er det flere formkrav i loven som må være oppfylt: arbeidstakeren som gjør en oppfinnelse, må «uten unødig opphold» varsle arbeidsgiver om oppfinnelsen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5 og dersom arbeidsgiver vil erverve rettigheter til oppfinnelsen, må arbeidsgiver melde tilbake innen 4 måneder fra de mottok meldingen (med mindre andre retningslinjer er slått fast). I saken hadde Sabetrasekh ikke sendt melding om oppfinnelsen i samsvar med § 5. UiO hadde derfor heller ikke gitt en skriftlig underretning etter § 6. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om UiO hadde ervervet rett til oppfinnelsen «på annet grunnlag» etter § 7.

For at arbeidsgiver skal anses å ha ervervet retten til en oppfinnelse «på annet grunnlag», oppstiller Høyesterett en grunnforutsetning om at arbeidstaker må ha akseptert eller godkjent arbeidsgiverens erverv, og dermed gitt avkall på sin rett til oppfinnelsen.

Høyesteretts avgjørelse illustrerer likevel viktigheten av bestemmelsene og formkravene. Etterlevelse av formkravene vil sette arbeidstaker i posisjon til å kunne kreve vederlag for oppfinnelsen. Plikten til å gi rimelig vederlag etter overtakelse av oppfinnelsen er imidlertid preseptorisk, slik at arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra det, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 2, jf. § 7 første ledd.

Ekspertkommentaren bringes i samarbeid med fagbloggen IP-/Immaterialrettstrollet

Kommentar til Høyesteretts dom i «Forskersaken», HR-2020-2017-A
Faksimiler fra ekspertkommentarer på Juridika Innsikt.