Høyesterett om utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep
I dommen HR-2022-2222-A avsagt i november 2022, gir Høyesterett enstemmig nyttige retningslinjer for utmåling av kompensasjon etter varemerkeloven § 58 og utmåler kompensasjon for den ulovlige bruken i saken mellom Kystgjerde AS på den ene siden og Norgesgjerde AS og Vindex AS på den andre. Høyesteretts behandling var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort. Kystgjerde ble både i tingretten og lagmannsretten dømt for å ha krenket varemerkerettighetene til Norgesgjerde og Vindex ved bruk av deres varemerker i selve annonseteksten. Dommerfullmektig Kaja Skille Hestnes kommenterer her dommen.
Der det foreligger et varemerkeinngrep, er det ofte i den krenkede parts interesse ikke kun å få stanset inngrepet, men også å motta erstatning og/eller vederlag for den urettmessige bruken. Sanksjoner mot varemerkeinngrep reguleres av varemerkeloven kapittel 8, hvor varemerkeloven § 58 sier at rettighetshaver kan kreve økonomisk kompensasjon i form av vederlag og/eller erstatning for urettmessig bruk av sitt varemerke. Spørsmålet for Høyesterett var hvilken økonomisk kompensasjon Norgesgjerde og Vindex hadde krav på. Saken reiste særlig spørsmål om beregning av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 første ledd bokstav a, og om retten plikter å ta stilling til alle utmålingsalternativene i bestemmelsen.
Rimelig lisensavgift
Lisensavgift er litt enkelt sagt det beløpet man betaler for å benytte seg av andres rettigheter. Det som anses som en rimelig lisensavgift, er dermed et naturlig utgangspunkt når vederlag for varemerkeinngrep skal beregnes. Et viktig skille mellom vederlagsreglene i varemerkeloven og alminnelig erstatningsrett er at vederlag tilsvarende rimelig lisensavgift kan kreves selv om inngrepet ikke har medført økonomisk tap, eller om tapet er mindre enn det som må anses som rimelig lisensavgift. Inngriperen skal ikke måtte betale mindre enn om han hadde innhentet tillatelse til bruken. Det skal med andre ord ikke lønne seg for inngriperen å be om tilgivelse fremfor tillatelse.
Det er et generelt prinsipp at den som benytter seg av andres rettigheter, skal måtte betale for det, noe som fremheves i dommens avsnitt 52:
«Retten til å kreve en kompensasjon i form av vederlag som svarer til en rimelig lisensavgift, kan sees som utslag av et mer generelt prinsipp om at den som bruker en annens eiendom med kunnskap om at han ikke har rett til det, må betale vederlag for bruken, jf. Rt-1981-1215 Trollheimen på side 1227»
Det er et generelt prinsipp at den som benytter seg av andres rettigheter, skal måtte betale for det ....
For å kunne si noe om hva som er rimelig lisensavgift, skriver førstvoterende videre i avsnitt 54 at utgangspunktet er hva partene ville ha avtalt. Hva partene ville ha avtalt er ikke nødvendigvis så enkelt å bevise, ettersom det ikke sjelden er tale om varemerkeinngrep hvor varemerket ikke lisensieres ut. Det vil naturligvis være en fordel å kunne vise til andre lisensavtaler for varemerket dersom man har det, alternativt andre lisensavtaler for varemerkebruk innenfor samme bransje, dersom man har tilgang til slike. Dersom det ikke er mulig å fastsette hva partene ville ha avtalt, eller hva som anses som bransjepraksis, må fastsettelsen bero på skjønn. Med henvisning til forarbeidene oppsummerer førstvoterende i avsnitt 56 at lisensavgiften skal avspeile rettighetens verdi og omfanget av den ulovlige utnyttelsen. Videre uttales at fastsettelsen vil bero på skjønn, og at domstolene vil ha et spillerom for å finne frem til hva som ut fra den aktuelle rettighetens verdi utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen. For det sistnevnte viser Høyesterett til artikkelen fra Magnus Hauge Greaker og Camilla Vislie: «Vederlag og erstatning ved inngrep i immaterialrettigheter: Hvordan bevise hva rettigheten er verd?» i Immaterialrett, kontrakter og erstatning av Harald Irgens-Jensen og Camilla Vislie (red.) fra 2020. Artikkelen tar for seg nettopp den bevisproblematikken som kan oppstå ved inngrep i immaterialrettigheter.
Rettens vurdering av de ulike utmålingsalternativene
Varemerkeloven § 58 oppstiller ulike utmålingsalternativer:
«For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:
vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,
erstatning for skade som følge av inngrepet, eller
vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.»
Det er altså disse alternativene den krenkede part har til rådighet når det kreves erstatning og/eller vederlag.
Et grunnleggende prinsipp i tvisteloven er disposisjonsprinsippet, som er nedfelt i tvisteloven § 11-2; Det er kun partenes påstandsgrunnlag retten kan bygge på. Retten kan dermed ikke bygge på utmålingsalternativer som ikke er påberopt. Men innebærer dette at retten må ta stilling til alle de påberopte utmålingsalternativene? Ja, er Høyesteretts klare oppfatning, med henvisning til ordlyden i varemerkeloven § 58 med tilhørende forarbeider. Retten kan dermed ikke hoppe over der gjerdet er lavest. Høyesterett fremholder imidlertid at hvor langt retten skal gå i prøvingen, vil bero på bevisbildet og at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Det er tilstrekkelig med en mer overordnet vurdering. Slik jeg leser avgjørelsen, er det dermed trolig tilstrekkelig at retten viser at de ulike alternativene er vurdert, og hvorfor det valgte alternativet ut fra bevisførselen fremstår som gunstigst for rettighetshaver. Høyesteretts konkrete vurdering illustrerer dette. I vurderingen av vinningsavståelse etter bokstav c er Høyesterett relativt kortfattet, da de ikke anser alternativet som et farbart kompensasjonsgrunnlag i saken.
Den konkrete vurderingen
Høyesterett finner det naturlig å begynne med spørsmålet om erstatning for økonomisk tap etter bokstav b. Det er ikke nærmere begrunnet hvorfor Høyesterett starter med bokstav b, men det er nærliggende at det er basert på bevisførselen og det påstått gunstigste kompenasjonsgrunnlaget for rettighetshaverne. Selv om retten skal vurdere alle utmålingsalternativene, er det naturlig at rettighetshaver selv angir hva den anser å gi det gunstigste resultatet.
Norgesgjerde og Vindex hadde krevd fortjenestetapet erstattet som følge av lavere omsetning og tap som følge av markedsforstyrrelse, svekket omdømme og tapte markedsandeler. Det er ikke nødvendigvis enkelt å dokumentere et fortjenestetap når den ulovlige handlingen består av bruk i annonser på nettet. Retten fant at beregningen av hvor mange salg Kystgjerde fikk som følge av de ulovlige annonsene, og dermed hvilket samlet dekningsbidrag Norgesgjerde og Vindex har tapt, ikke var tilstrekkelig dokumentert og bar preg av gjetting. Tilsvarende gjaldt for omsetningstallene som skulle dokumentere omsetningstapet som følge av krenkelsen, samt tapt goodwill og markedsforstyrrelse.
Alternativet om vinningsavståelse etter bokstav c behandles som nevnt kort av Høyesterett da retten kom til at vurderingen reiste de samme bevisproblemene som ved økonomisk tap.
Det er ikke nødvendigvis enkelt å dokumentere et fortjenestetap når den ulovlige handlingen består av bruk i annonser på nettet.
Høyesterett lander dermed på at Norgesgjerde og Vindex skal tilkjennes vederlag som svarer til rimelig lisensavgift etter bokstav a. Det forelå ikke erfaringsmateriale som kunne si noe om hva som kunne vært avtalt vederlag i en lisensavtale for bruk av varemerker som søkeord på internett. Høyesterett har da i tidligere avgjørelser tatt utgangspunkt i inngriperens salgsinntekter fra de solgte produktene. En slik vederlagsmodell er imidlertid ikke anvendbar i en slik sak som denne, hvor utnyttelsen er knyttet til markedsføring ved bruk av merkene, og hvor det er uvisst hvor mange salg inngriperen har hatt som følge av den ulovlige varemerkebruken. Høyesterett tar utgangspunkt i inngrepshandlingen som har skjedd ved visningen av annonsene. Visningen av annonsene blir dermed et naturlig utgangspunkt for å beregne lisensavgiften. Det er derimot ytterligere usikkerhetsmomenter som gjør at Høyesterett ikke finner grunnlag for å oppstille generelle prinsipper for hvordan rimelig lisensavgift kan beregnes i slike tilfeller, nemlig «at det ikke er et en-til-en forhold mellom et klikk og et kjøp, og at partene ikke har kunnet peke på noen konverteringsfaktor som kan gi et realistisk bilde av hvilken tallmessig sammenheng det er mellom klikk og kjøp, skaper imidlertid ytterligere usikkerhet om hvordan en rimelig lisensavgift kan beregnes». (avsnitt 99).
Høyesterett finner dermed at lisensavgiftene må utmåles som engangsbeløp fastsatt etter skjønn. Lagmannsretten fant at lisensavgiften skulle være 515 000 kroner til Vindex og til Norgesgjerde 570 619 (før dobling). Høyesteretten nedjusterer beløpet noe, hensett til at den ulovlige varemerkebruken bare utgjorde en liten del av Kystgjerdes markedsføring. Som følge av dette konkluderer Høyesterett med at 400 000 kroner anses å være et rimelig beløp. Siden Kystgjerdes krenkelse var grovt uaktsom, ble avgiften doblet til 800 000 kroner for hvert selskap, jf. varemerkeloven § 58 annet ledd.
Avsluttende bemerkninger
Avgjørelsen fra Høyesterett er interessant og illustrerer at beregning av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep kan være en relativt vanskelig øvelse som i stor grad må baseres på skjønn. Det er nyttig og nødvendig at rettighetshaver gir retten erfaringsmateriale og knagger for å utøve skjønnet.
For den krenkede part kan omfanget av utnyttelsen av dens varemerke være like skadelig uavhengig av annen lovlig markedsføring fra inngriperen.
Omfanget av utnyttelsen er et moment ved fastsettelsen av størrelsen på vederlaget. Høyesterett nedjusterer beløpet fra lagmannsretten med den begrunnelse at den ulovlige varemerkebruken kun utgjorde en liten del av inngriperens markedsføring. Det kan synes som at Høyesterett dermed måler omfanget av utnyttelsen opp mot lovlig markedsføringsaktivitet ellers utført av inngriperen. Hvorvidt dette er en god regel, kan i så fall diskuteres. For den krenkede part kan omfanget av utnyttelsen av dens varemerke være like skadelig uavhengig av annen lovlig markedsføring fra inngriperen.
Kystgjerde, som var en ny aktør på markedet, hvilket medførte økt konkurranse, annonserte også i stor grad lovlig samtidig som varemerkekrenkelsen. Dersom det påberopes erstatning etter bokstav b (erstatning for skade som følge av inngrepet), tilsier Høyesteretts vurdering at det kreves grundig dokumentasjon og rapportering for å bevise hvordan et påstått økonomisk tap står i årsakssammenheng med selve krenkelsen. Avgjørelsen kan forstås slik at det skal mer til for å sannsynliggjøre kravet til årsakssammenheng mellom krenkelsen og tapet der det er en rekke andre årsaker som også kan begrunne omsetningsutvikling og tap. Etter min vurdering skaper en slik regel god sammenheng i regelverket. For å trekke en parallell til alminnelig erstatningsrett, må det dermed bevises at krenkelsen har vært en nødvendig betingelse for at skaden/tapet har inntrådt.
Denne teksten er en bearbeidet, tilrettelagt versjon av et innlegg som først ble publisert på IP-trollet (5. desember 2022). Artikkelforfatteren er dommerfullmektig i Oslo tingrett, men har ikke vært involvert i tingrettens behandling av saken.