Kjennetegnsrettsåret 2022

Selv om det ikke har skjedd like mye i kjennetegnsretten i 2022 som i 2021 og 2020, er det likevel nok å ta tak i. Det har vært en rekke saker i norske domstoler, hvor det store temaet det siste året har vært særpregskravet. Fra EU-domstolen har det blant annet kommet et knippe avgjørelser som på ulike måter dreier seg om håndheving av IP-rettigheter, og flere saker om konsumpsjon av varemerkerettigheter.

Artikkelen er et samarbeid mellom jussbloggen IP-trollet og Juridika Innsikt.

Lovgivning

EUs nye varemerkedirektiv ble omsider gjennomført i norsk rett 1. mars. For en nærmere gjennomgang av dette og de nye reglene, se blant annet her og her.

Norsk praksis

Kystgjerde-saken

Vi har blitt litt bortskjemt de siste årene med høyesterettssaker på varemerkerettens område. 2022 var intet unntak, selv om Høyesteretts avgjørelse i Kystgjerde-saken (HR-2022-2222-A) kanskje ikke gjaldt de mest spennende varemerkerettslige problemstillingene. Saken, som gjaldt utmåling av økonomisk kompensasjon etter varemerkeinngrep, sto mellom saksøkerne Norgesgjerde og Vindex, og saksøkte Kystgjerde. Tingrettens, lagmannsrettens og Høyesteretts avgjørelser er tidligere omtalt av IP-trollet. Høyesteretts behandling av saken var begrenset til spørsmålet om utmåling av vederlag og erstatning, da selve varemerkekrenkelsen var rettskraftig avgjort.

Høyesterett fastslo først at retten må ta stilling til samtlige av de påberopte, alternative utmålingsgrunnlagene, men at det ikke kan kreves «millimeterutregning» for alle alternativene. Ved den konkrete utmålingen kom Høyesterett til at Norgesgjerde og Vindex skulle tilkjennes det dobbelte av rimelig lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (1) bokstav a, jf. (2). Ettersom en vederlagsmodell ikke var godt egnet for å fastsette lisensavgiften, utmålte Høyesterett kompensasjonen som et engangsbeløp etter skjønn. Selv om det er utfordrende å peke på relevante momenter ved den konkrete utmålingen, savnet vi en nærmere redegjørelse fra Høyesterett for fastsettelse av slikt skjønn, og selve utmålingen av engangssummene fremstår for vår del som litt tilfeldig. I forlengelsen av dette kan det også være grunn til å stille spørsmål ved behovet for Høyesteretts prøving av denne saken.

Ghostbastards-saken

En annen sak er den såkalte GHOSTBASTARDS-saken, som er behandlet i lagmannsretten (LB-2022-34258), tidligere omtalt av IP-trollet her. Spørsmålet i den varemerkerettslige delen av saken var om bruken av merket GHOSTBASTARDS innebar et inngrep i det eldre varemerket BASTARD BURGERS. Merkene var brukt for identiske varer og tjenester, men lagmannsretten kom til at merkene ikke var tilstrekkelig like til at det forelå forvekslingsfare.

Lagmannsretten pekte blant annet på at BASTARD er plassert forskjellig steder i merkene, og at merkene skiller seg i antall ord de totalt består av. Det visuelle helhetsinntrykket av merkene var derfor at de var «nokså forskjellige». Den fonetiske likheten ble også vurdert som liten, hvilket ble styrket av det ulike antall stavelser og ord. Lagmannsretten viste også til at GHOSTBASTARDS ga assosiasjoner til «Ghostbusters»-filmene, noe som også var egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra å forveksle merkene.

Varemerkeregistrering av pizzanavn

En annen lagmannsrettsavgjørelse gjelder den såkalte BLEGEN-saken (LB-2021-140823). Saken sto mellom franchisetaker Bergmanns AS og franchisegiver Pizzanini AS, og et av spørsmålene som oppsto i forbindelse med opphør av franchiseforholdet, var om en nasjonal varemerkeregistrering av et pizzanavn (BLEGEN) tilhørende franchisetaker, skulle overdras eller kjennes ugyldig med grunnlag i franchiseavtalen eller varemerkeloven § 16 bokstav a eller b, jf. § 35. Foruten de varemerkerettslige spørsmålene som saken reiser, er saken kanskje også et godt eksempel på hva som kan skje selv om en vinner frem med et søksmål, ved at tapende part begjærte seg konkurs like etter.

Lagmannsretten uttalte i denne forbindelse at utgangspunktet i franchiseforhold er at nye produkter som inngår i franchisekonseptet, tilhører franchisegiver.

Borgarting lagmannsrett kom til at Pizzaninis rett til varemerket, enten det ble utledet av franchiseavtalen eller varemerkeloven § 3 tredje ledd, kun var innarbeidet lokalt, og ikke ga grunnlag for å overføre eller kjenne Bergmanns nasjonale varemerke ugyldig. Pizzaninis krav ble derfor avvist. Lagmannsretten uttalte i denne forbindelse at utgangspunktet i franchiseforhold er at nye produkter som inngår i franchisekonseptet, tilhører franchisegiver. Forholdet i denne saken var imidlertid at Pizzanini kun hadde innarbeidet BLEGEN lokalt for Fredrikstad-området forut for Bergmanns nasjonale varemerkeregistrering av BLEGEN. En overføring av det registrerte nasjonale merket ville derfor innebære en bedre rett for Pizzanini enn de opprinnelig hadde, og ble derfor avvist. Lagmannsretten mente for øvrig at Bergmanns varemerkesøknad BLEGEN ikke var innlevert i strid med god forretningsskikk og derfor ikke ugyldig. Ellers er det verdt å merke seg at lagmannsretten ikke tok stilling til om Pizzanini kunne fortsette å bruke sitt innarbeidede lokale merke, eller om dette vil ha vern mot Bergmanns eller andres bruk av varemerket i Fredrikstad-området, fordi det angivelig ikke var anført. Avgjørelsen er rettskraftig.

En annen sak som gjaldt spørsmål om registrering av varemerke i ond tro etter § 16 bokstav b, er saken mellom Rottefella/Madshus og Amer Sports (innehaver av blant annet skimerket Atomic) som primært gjaldt inngrep i flyttbare skibindinger (21-072669TVI-TOSL/04). Saken er omtalt av IP-trollet her.

Retten kom til at Amer Sports hadde registrert varemerket MOVER i ond tro (i strid med god forretningsskikk) etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Det ble i denne forbindelse ikke ansett avgjørende at Amer Sports tidligere hadde benyttet merket MOVER, men registreringen av merket ble av retten i stedet karakterisert som «påfallende» i forhold til Rottefellas markedsføring av MOVE. Det forelå dermed ikke inngrep i Amers MOVER etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav b.

Avgjørelsen er anket.

Særpregskravet

Det store temaet det siste året har vært særpregskravet. Det har vært flere saker hvor forholdet til utenlandsk registreringspraksis ikke er helt irrelevant. Patentstyret er gjennomgående strengere enn andre europeiske varemerkemyndigheter, men det skyldes ikke nødvendigvis at de anvender rettskildefaktorene fra EU feil.

TRUSTSHOP-saken har både vært behandlet av Oslo tingrett (TOSL-2021-122596) og lagmannsretten (22-064395ASD-BORG/01) i 2022.

Saken gjaldt gyldigheten av KFIRs vedtak som gikk ut på å nekte ordmerket TRUSTSHOP varemerkerettslig vern. Merket var søkt vern for en rekke forskjellige varer og tjenester, som for eksempel avkjølingsinstallasjoner, administrasjon av forsyningskjeder og cateringtjenester. Patentstyret kom til at merket ville oppfattes som beskrivende for disse varene og tjenestene. I tillegg mente Patentstyret at merket var forvekselbart med den eldre internasjonale registreringen av det kombinerte merket TRUST. TRUST-merket var gitt virkning for elektroniske apparater i klasse 9 og tilsvarende tjenester i klasse 35, som TRUSTSHOP var søkt registrert for.

Når det gjelder vurderingen av om merket var beskrivende, kom KFIR til samme resultat som Patentstyret. Siden KFIR fant at merket var beskrivende, og med det ikke kunne registreres, tok de ikke stilling til spørsmålet om forvekslingsfare. Tingretten var enig i at merket var beskrivende og opprettholdt vedtaket til KFIR. I likhet med Patentstyret, KFIR og tingretten, kom også lagmannsretten til at merket var beskrivende. Lagmannsretten viste i stor grad til de tidligere vurderingene og delte oppfatningen om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Lagmannsretten mente videre at ordet «trust» eller «tillit» vil oppfattes som en beskrivelse av en egenskap eller en kvalitet ved varer eller tjenester som markedsføres under merket. Med det fant lagmannsretten at friholdelsesbehovet tilsa at merket ikke burde registreres.

Lagmannsretten mente videre at ordet «trust» eller «tillit» vil oppfattes som en beskrivelse av en egenskap eller en kvalitet ved varer eller tjenester som markedsføres under merket. Med det fant lagmannsretten at friholdelsesbehovet tilsa at merket ikke burde registreres.

Når så var tilfelle, hjalp det ikke at merket var registrert av EUIPO og av britiske varemerkemyndigheter. Lagmannsretten var enig i at registrering i andre jurisdiksjoner var et relevant moment i vurderingen, men viste til at avgjørelser i en jurisdiksjon ikke er bindende for myndigheter i andre jurisdiksjoner. På denne bakgrunn ble anken forkastet og KFIR ble frifunnet.

Vi tviler på at det foreligger så store nasjonale forskjeller mellom europeiske gjennomsnittsforbrukere som Trustshop-saken kan gi inntrykk av.

En annen slik sak er Oslo tingretts avgjørelse i den såkalte ZEROVISION-saken (sak 21-181946TVI-TOSL/04), tidligere omtalt av IP-trollet her.

Saken gjaldt spørsmålet om KFIRs avgjørelse om å nekte registrering av ordmerket ZEROVISION var gyldig, herunder om ZEROVISION var beskrivende og manglet særpreg for maskiner som generer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9. ZEROVISION er navnet på en røykkanonalarm levert av Verisure. Tilsvarende merke var blant annet tillatt registrert i en rekke andre europeiske jurisdiksjoner som EUIPO (omfatter bl.a. Irland) og UK (uprøvet overføring), noe som også ble anført i retning av at merket måtte tillates registrert i Norge. Retten kom likevel til at ZEROVISION måtte anses beskrivende for de søkte varene for den norske gjennomsnittsforbrukeren, slik at vilkårene for registrering ikke var oppfylt. Når det gjaldt registrering av parallelle merker i andre EU-land, pekte retten på at selv om det er et sentralt mål at varemerkeretten i EU er harmonisert, så er det ikke et mål at resultatene i enkeltsaker skal være harmoniserte, blant annet under henvisning til Høyesteretts avgjørelse i GOD MORGON-saken (Rt. 2002 s. 391).

Etter vår mening kan det godt være at retten landet på riktig resultat. Begrunnelsen for dette (og nå kommer det et hjertesukk) kunne gjerne vært mer konkret, i stedet for å vise til teoretiske utgangspunkter og at vedtakene om å registrere merket i andre land er «ubegrunnede». Det kan ikke være tvil om at dersom Oslo tingretts forståelse av EU-varemerkerettslige prinsipper legges til grunn, så må ZEROVISION anses minst like beskrivende for gjennomsnittsforbrukeren i EU som i Norge. At ZEROVISION kan registreres der engelsktalende inngår i omsetningskretsen, men ikke i Norge, er egentlig en helt uholdbar situasjon som ikke kan forankres i ulike nasjonale forhold og språkegenskaper. En gjennomsnittsforbruker fra en omsetningskrets der engelsktalende inngår, vil oppfatte ZEROVISION minst like beskrivende for de aktuelle varene som den norske. Vi heller likevel mot at Patentstyret i denne saken har kommet til riktig resultat, også basert på EU-varemerkerettslige prinsipper, og stiller samtidig spørsmål ved at denne typen merker tillates registrert i EU. Forhåpentligvis kan pågående samarbeidsprogrammer og fremtidige avklaringer fra EU-domstolen føre til en mer harmonisert og ensartet praksis, også på enkeltsaksnivå.

Forvekslingsfare

Men det har ikke bare kommet særpregsavgjørelser fra Oslo tingrett i år. Det har også kommet en avgjørelse i den såkalte CEON-saken (22-081329TVI-TOSL/05), der retten vurderte KFIRS vedtak vedrørende forvekslingsfaren mellom det eldre ordmerket XEON og det kombinerte merke CEON, etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det eldre merket hadde vern for varer i klasse 9, som blant annet omfatter datautstyr og operativsystemprogrammer. Klagenemnda kom til at det yngre merket CEON ikke kunne registreres for varer i klasse 9, og heller ikke for klasse 38 for telekommunikasjonsvirksomhet.

Retten var enig med KFIR i at det forelå vareidentitet i klasse 9, og at tjenestene i klasse 38 hadde samme formål som varene i klasse 9. Videre var retten enig i at det eldre merket XEON var et fantasiord som ikke henspilte på de aktuelle varene, og derfor har en normal grad av særpreg. I vurderingen av forvekslingsfare viste tingretten til at både visuell, fonetisk og konseptuell likhet måtte vurderes.

Det at forvekslingsfaren skulle øke bare fordi merkene verken er beskrivende eller suggestive, er neppe riktig.

Retten viste til at merkenes første bokstav, X og C er visuelt ulike, men at forvekslingsfaren øker fordi både XEON og CEON er to fantasiord. Etter rettens syn ville begge merkene «være egnet til å forvirre gjennomsnittsforbrukeren», ettersom ingen av dem sier noe «om at de betegner varer i klasse 9». Denne delen av resonnementet er vrien å følge. Det at forvekslingsfaren skulle øke bare fordi merkene verken er beskrivende eller suggestive, er neppe riktig. Det er nok heller ikke sånn at gjennomsnittsforbrukeren lar seg forvirre når de møter varer med varemerker som ikke betyr noe.

Mer treffende blir det når tingretten viser til at begge merkene vil uttales «seon», og at merkene visuelt sett er temmelig like. Som KFIR kom tingretten til at det forelå forvekslingsfare, og det at det yngre merket var registrert i andre jurisdiksjoner der XEON også er registrert, kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Retten var enig i at dette var et relevant moment til vurderingen, men kom ikke til at enkeltregistreringer i andre land skulle ha avgjørende betydning. Mot denne bakgrunn opprettholdt retten KFIRS vedtak.

Harry Potter-konserter

Rett før jul kom en avgjørelse fra Oslo tingrett (21-182900TVI-TOSL/05) i den såkalte Harry Potter-saken. Det varemerkerettslige spørsmålet i saken var om selskapet Star Entertainments markedsføring av konserter som spilte filmmusikken fra Harry Potter-filmene, krenket Warners Bros.’ varemerkerett. Konsertfremføringer omfattes av vareklasse 41, og for denne vareklassen hadde Warner registrert ordmerket HARRY POTTER: WIZARDS UNITE og HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN. Star markedsførte konsertene med følgende utsagn: «The magical music of Harry Potter live in concert». Tingretten kom til at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå noe kommersiell forbindelse mellom Warner og Star, og noen forvekslingsfare forelå etter tingrettens syn ikke. Denne vurderingen kan det sies litt om, og det har blitt gjort i dette innlegget på IP-trollet. Dommen er etter sigende anket av begge parter.

I tillegg til de ordinære rettssakene har det også vært noen forføyningssaker i året som har gått.

Raske briller

En slik sak er SHADES OF NORWAY (TOSL-2021-143056-2), hvor Oslo tingrett avsa dom og kjennelse i hovedsaken vedrørende eierskap til varemerket SHADES OF NORWAY, domenenavn og plattformer på sosiale medier. Tvisten sto mellom selskapet Bestun (også omtalt som B) på den ene siden og Norshades og Box Fresh på den andre siden (Norshades eller A). Siden saken gjaldt raske briller, tar vi også en rask gjennomgang av denne.

I hovedsaken gjorde Bestun det gjeldende at de eide varemerkeretten, og at A ikke hadde noen sameierett i merket ettersom den eneste retten A hadde hatt til merket, var en oppsigelig bruksrett. Videre ble det anført at Facebook-siden, Instagram-kontoen og domenet skulle overføres til Bestun.

Norshades gjorde gjeldende at de hadde en sameierett i varemerket, og at bindende avtale måtte anses inngått da samarbeidet mellom Norshades og Bestun startet. Subsidiært mente Norshades at de hadde en eksklusiv, uoppsigelig og vederlagsfri bruksrett til merket. Videre ble det anført at det var A alene som eide domenet og plattformene på de ovennevnte sosiale mediene.

Når det gjaldt eierskapet til varemerket Shades of Norway, viste tingretten til lagmannsrettens vurdering av sameiespørsmålet i forføyningssaken og sluttet seg til denne. Lagmannsretten forsto As anførsler om sameierett som at A henviste til læren om berettigede forventninger i kontraktsforhold, og at B ved passivitet og konkludent adferd hadde akseptert en sameiedel i varemerkeretten til fordel for A. Etter lagmannsrettens syn hadde ikke A sannsynliggjort at det forelå noen slik berettiget forventning. B hadde vært registrert som innehaver hele tiden, og det kunne ikke anses bevist at A på noe tidspunkt kunne ha hatt reelle forventninger om å være innehaver av varemerkeretten. Til støtte for en forståelse om at A aldri hadde noen berettiget forventning å bli innehaver av varemerkeretten, viste tingretten i tillegg til at A hadde sendt en forespørsel til B og spurt om de ikke kunne eie varemerkeretten i fellesskap. B avslo forespørselen, og dette tok retten som bevis for at A på dette tidspunktet var innforstått med at de ikke hadde noe eierskap til varemerket.

Når det gjaldt eierskapet til, og overlevering av, Facebook- og Instagramkontoene og domenet, anførte Bestun at eierskapet til varemerket også innebærer eierskap til Facebook-siden. Retten var ikke enig i dette og kom til at man i vurderingene av hvem som eide Facebook-siden, Instagram-profilen og domenenavnet, måtte ta utgangspunkt i «alminnelige tingsrettslige prinsipper». I dette lå det at stiftelsesgrunnlaget vil danne et sentralt utgangspunkt for vurdering. Videre la tingretten vekt på hvem som hadde opprettet siden, profilen og domenet, samt bekostet og vedlikeholdt disse.

Etter konkrete vurderinger vant Bestun frem, og fikk dom på at de var eneeier av varemerket, domenet, Instagram-kontoen og Facebook-siden.

Hjerteslag

En annen forføyningssak var saken for Hordaland tingrett om rett til å benytte varemerket HJERTESLAG som bandnavn i forbindelse med en planlagt turné og albumutgivelse (22-140612TVI-THOD/TVI-).

Bakgrunnen for saken var at tidligere medlemmer i dette rockebandet fra Bergen hadde registrert bandnavnet som varemerke, noe vokalist i bandet, Robert Eidevik, motsatte seg. Han fikk medhold fra Patentstyret (OP 2022/00058) i at registreringen var i strid med det tidligere innarbeidede varemerket HJERTESLAG, som ifølge Patentstyret tilhørte innehaverne av det registrerte merket og Eidevik i fellesskap (avgjørelsen er rettskraftig).

Forføyningssaken mellom partene dreide seg i hovedsak om hvorvidt Eidevik og hans nye bandbesetning kunne benytte bandnavnet Hjerteslag i forbindelse med en planlagt albumutgivelse og turné høsten 2022. Vi forstår dette i realiteten som et krav om at de tidligere bandmedlemmene og sameierne i varemerket må tåle bruk av det innarbeidede varemerket som de ikke samtykker til, eller sagt med andre ord, måtte tåle å ikke kunne håndheve rettighetene sine til merket overfor Eidevik.

Retten ga Eidevik medhold uten forutgående muntlig forhandling, og viste til at det forelå sikringsgrunn ved at han og kommersielle samarbeidspartnere (konsertarrangører, plateselskap, bookingbyråer etc.) kunne bli påført et betydelig økonomisk tap dersom aktivitetene ble vanskeliggjort eller stanset. Retten kom også til at det forelå fare ved opphold (blant annet kort tid til oppstart av aktivitetene), slik at det ikke var nødvendig å sannsynliggjøre et hovedkrav. Partene har senere forlikt saken.

Terre Bio-saken

En av årets kanskje mest interessante avgjørelser fra KFIR er den såkalte Terre Bio-saken om det kombinerte merket TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS (VM 22/00015), som var søkt vern for yoghurt i klasse 29. (Se også sak VM 22/00014 og VM 22/00013 med likelydende begrunnelse på det kombinerte merket ALLIANCE BIO ELEVEURS & FROMAGERS). Patentstyret kom til at merket ikke kunne gis virkning i Norge, ettersom merket var beskrivende. Patentstyret viste til at ordet TERRE kan oversettes til jordoverflate, mens ordet BIO vil oppfattes som blant annet biologisk, økologisk, nedbrytbar og miljøvennlig. Det franske ordet ELEVEURS kan oversettes til oppdrettere, mens MAÎTRES LAITIERS betyr meierimestre. Patentstyret skrev at «Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt». Patentstyret bemerket imidlertid at dette bare var et utgangspunkt, og fremhevet at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Når det gjaldt ordsammenstillingen TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS kom Patentstyret til at omsetningskretsen for yoghurt ville oppfatte denne som en angivelse av at yoghurten er basert på økologisk eller miljøvennlig jordbruk. Videre ville merkets figurative elementer, og da særlig bruken av fargen grønn, forsterke betydningen av tekstelementet.

Patentstyret viste også til at de selv, i en forundersøkelse fra 2018, kom til at merket hadde særpreg, men det kunne ikke tillegges avgjørende vekt. Det kunne heller ikke tillegges avgjørende vekt at merket TERRABIO hadde fått virkning i Norge, eller at det søkte merket hadde fått vern i flere jurisdiksjoner.

Med henvisning til varemerkelovens forarbeider viste KFIR til at merker som er beskrivende på et fremmed språk skal kunne gis virkning i Norge, såfremt omsetningskretsen ikke må antas å identifisere ordets beskrivende betydning. Videre påpekte KFIR at det i norsk varemerkerett har vært en presumpsjon for at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til verdensspråket fransk. Deretter kommer KFIR med en viktig nyansering, der de skriver:

Slik Klagenemnda ser det, må hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord og uttrykk etter dette bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. Dette må igjen ses i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, og/eller engelsk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderingen. I lys av dette stiller Klagenemnda seg tvilende til om man kan oppstille en faktisk presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk. En slik presumsjon vil lett kunne danne uheldige føringer for den konkrete og skjønnsmessige vurderingen som skal gjøres i den enkelte sak, og vil heller ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittsforbrukerens faktiske forståelse av det aktuelle fremmedspråket, herunder den språkforståelsen som det med rimelighet kan forventes at en norsk gjennomsnittsforbruker har for gitte varer og tjenester.

Videre var KFIR i tvil om den norske gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte ordene MAÎTRES LAITIERS som meierimestre, slik Patentstyret la til grunn. KFIR anså det også tvilsomt om ordet ELEVEURS ville oppfattes som oppdrettere av den norske omsetningskretsen. KFIR la imidlertid ikke avgjørende vekt på dette, ettersom den norske omsetningskretsen ville forstå ordene TERRE BIO som en angivelse av at varene er biologiske/økologiske og at de kommer fra jorden.

Uansett gir avgjørelsen en nyttig korreksjon, og vi må forvente at den rettslige presumpsjonen om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ord og uttrykk på verdensspråkene, nå er forlatt.

Vi påpeker at ordsammenstilling direkte og umiddelbart må oppfattes som beskrivende av den norske omsetningskretsen for at merket skal nektes vern, og nøyer oss med å bemerke at det anses tvilsomt om den norske gjennomsnittsforbrukeren av yoghurter har den språkkunnskap som KFIR forutsetter. I alle tilfeller kan det spørres om ikke et merke som gir inntrykk av at varen er biologisk og kommer fra jorden, vil være suggestivt for yoghurter som jo strengt tatt er et meieriprodukt og med det ikke har den naturlige tilknytningen til jorden som for eksempel grønnsaker. Uansett gir avgjørelsen en nyttig korreksjon, og vi må forvente at den rettslige presumpsjonen om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ord og uttrykk på verdensspråkene, nå er forlatt. Avslutningsvis er det verdt å huske på at både KFIR og Patentstyret skal legge det faktum til grunn som anses mest sannsynlig, og i vurderingen av faktiske forhold bør man være forsiktig med å bygge videre på eldre antakelser uten faktisk forankring.

Banksy-saken

En siste sak vi ønsker å nevne fra norsk rettspraksis, er den veldig spesielle BANKSY-saken (VM 21/0007). Denne saken gjaldt klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve en tidligere varemerkeregistrering. Varemerket ble opphevet fordi merket BANKSY inneholdt noe som er egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn, i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav c. Banksy er navnet/aliaset til en anerkjent kunstner hvis identitet ikke er offentlig kjent. Banksy-navnet er i senere tid blitt brukt til å promotere en rekke ulike produkter med BANKSY-navnet, blant annet en vin.

Den tidligere innehaveren av det nå opphevde merket mente at denne hadde fått samtykke fra kunstneren Banksy til å bruke varemerket på vin. Patentstyret begrunnet opphevelsen med at innehaveren ikke kunne dokumentere at samtykket var gyldig. Da saken sto for KFIR, ble det bemerket at det avgjørende for om samtykkevilkåret i varemerkeloven § 16 er oppfylt, må være om det etter en samlet vurdering av de fremlagte bevis finnes sannsynliggjort at samtykke er gitt. Den tidligere innehaveren hadde lagt frem en rekke brev fra det som ble anført å være Banksy, men KFIR viste til at skriftanalyser bidro til å så tvil om brevene rent faktisk var skrevet av kunstneren selv. Samlet sett fant ikke KFIR det sannsynliggjort at samtykke var gitt, og Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt.

Europeisk praksis

Varemerkedirektivet artikkel 19

I sak C-183/21 Maxxus slo EU-domstolen fast at varemerkedirektivet artikkel 19 er til hinder for prosessuelle regler i medlemsstatene som pålegger saksøker å fremlegge bevis for at innehaveren av et merke ikke har oppfylt bruksplikten. Bevisbyrden for bruk ligger i slike tilfeller på innehaveren av merket, og EU-domstolen viste i denne forbindelse til C 720/18 and C 721/18 Ferrari, avsnitt 82.

Håndheving av IP-rettigheter

Det har også kommet et knippe avgjørelser som på hver sin måte dreier seg om håndheving av IP-rettigheter. Sak C-466/20 Heitec gjaldt spørsmål om passivitet og virkningene av at det var sendt søksmålsvarsel uten at det ble tatt ut rettslige skritt, og hvem som eventuelt har risikoen for at en stevning er mangelfullt utformet. EU-domstolen uttalte i denne forbindelse at verken søksmålsvarsel o.l. eller stevning som ikke oppfyller lovkravene, er tilstrekkelig (fristavbrytende). Rettstap som følge av dette omfatter også avledede krav om erstatning, opplysninger eller destruksjon.

Sak C-355/21 Perfumesco gjaldt forståelsen av håndhevingsdirektivet (2004/48) artikkel 10 (1), se også varemerkeloven § 59 (1). EU-domstolen pekte her på at medlemsstatene skal sikre en effektiv beskyttelse og rettsmidler for å stanse krenkelse av immaterialrettigheter under henvisning til blant annet C-324/09 L’Oréal mfl., avsnitt 131. Direktivet er i denne sammenheng en minimumsstandard, og medlemsstatene står fritt til å fastsette regler som gir rettighetshavere bedre beskyttelse, jf. blant annet C-481/14 Hansson, avsnitt 36 og 40. Dette gjelder alle varer hvor immaterialrettigheter er krenket og alle typer krenkelser. Det er heller ikke anledning til å tolke artikkel 10 i håndhevingsdirektivet slik at nasjonale destruksjonsbestemmelser ikke kan anvendes for varer som markedsføres i EØS uten samtykke fra innehaver, selv om innehaveren har samtykket til påføring av EU-varemerke (typisk for markedsføring i andre jurisdiksjoner).

Den siste håndhevingssaken vi skal nevne er kanskje den mest interessante. Like før jul kom nemlig avgjørelsen i sakene C-148/21 og C-184/21 Louboutin hvor spørsmålet var om tilbyderen av en digital markedsplattform (i dette tilfellet Amazon) kan gjøre varemerkeinngrep etter varemerkeforordningen artikkel 9 (2) ved å markedsføre produkter fra tredjeparter som krenker varemerkerettigheter. I denne saken gjaldt dette konkret reklame for sko som krenket Christian Loboutins EU-varemerke for plasseringen av en rød såle under høyhælte sko (omtalt av IP-trollet her). EU-domstolen uttalte at slik markedsføring kan gi gjennomsnittsforbrukeren inntrykk av å være fra operatøren av plattformen (og utgjøre varemerkerettslig bruk), og ikke fra dem som tilbyr varer gjennom plattformen. I denne sammenhengen ble det pekt på at Amazon tilbyr frakt i tillegg til lagring av slike varer, noe som skiller saken fra forholdet i eksempelvis C-567/18 Coty II (omtalt av IP-trollet her), og vil kunne være et relevant moment i retning av å pålegge Amazon mer ansvar. Uttalelsene fra EU-domstolen kan dermed bane vei for at Amazon kan holdes varemerkerettslig ansvarlig for markedsføring av produkter som gjør varemerkeinngrep når sakene nå sendes tilbake til nasjonale domstoler i Luxembourg og Belgia.

Konsumpsjon av varemerkerettigheter

Det var også en serie med saker om konsumpsjon av varemerkerettigheter fra EU-domstolen i 2022.

De tre første gjelder spørsmål relatert til parallellimportørens ompakking av legemidler, og de varemerkerettslige aspektene ved slik ompakking.

Sak C-204/20 Bayer sto mellom legemiddelprodusenten Bayer og selskapet Kohlpharma. Bayer selger et legemiddel (piller) under varemerket Androcur. Kohlpharma informerte Bayer om at de ville parallellimportere piller som var solgt i Nederland til Tyskland, og at de kom til å få en ny emballasje. Grunnen til at pillene måtte få ny emballasje var blant annet krav stilt i direktiv 2001/83 om at emballasjen må inneholde en rekke opplysninger på det offisielle språket der medisinen markedsføres.

Bayer mente det ikke var behov for ompakking her, og at Kohlpharma kunne nøye seg med å merke om den opprinnelige emballasjen.

Foreleggende rett spurte EU-domstolen blant annet om innehaveren av et varemerke kan motsette seg at en parallellimportør markedsfører et legemiddel som er pakket om og påført innehaverens merke, når det å merke om varen også vil overholde de krav som direktiv 2001/83 stiller til emballasjen.

EU-domstolen viste til at spørsmålet måtte bero på en avveining av varemerkedirektivets artikkel 10 om enerett på den ene siden, og artikkel 15 om konsumpsjon på den andre siden. Etter en gjennomgang av relevant praksis fra EU-domstolen, besvarte EU-domstolen spørsmålet slik:

spørgsmål besvares med, at artikel 10, stk. 2, og artikel 15 i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at en indehaver af et varemærke kan modsætte sig, at en parallelimportør markedsfører et lægemiddel, der er ompakket i en ny, ydre emballage, hvorpå dette varemærke er anbragt, når det objektivt set er muligt at foretage ommærkning af det pågældende lægemiddel under overholdelse af kravene i artikel 47a i direktiv 2001/83, og når det således ommærkede lægemiddel effektivt kan få adgang til markedet i importmedlemsstaten.

Kort oppsummert: Hvis ompakking ikke var nødvendig fordi også det å merke om emballasjen ville oppfylt kravene som stilles i direktiv 2001/83, kan innehaveren motsette seg ompakking.

Et lignende spørsmål ble besvart i sak C-224/20 Merck Sharp & Dohme. Denne saken gjaldt blant annet spørsmålet om varemerkeinnehaverens mulighet til å motsette seg at parallellimportøren markedsfører ompakkede legemidler med innehaverens merke, der emballasjen bærer preg av å ha blitt åpnet. EU-domstolen viste til tidligere praksis og kom til at innehaveren kan motsette seg dette, med mindre det ikke er noen som helst tvil om at sporene etter åpning av emballasjen skyldtes at parallellimportøren har foretatt ompakkingen, og disse sporene etter åpning «skaber en så stærk modstand hos en betydelig del af forbrugerne mod de således ompakkede lægemidler, at dette udgør en hindring for den effektive adgang til dette marked».

De siste sakene om ompakking som nevnes her, var de forente sakene C-253/20 og C-254/20 Novartis. Disse sakene gjaldt spørsmålet om hvorvidt en parallellimportør av et legemiddel kunne pakke om og selge det aktuelle legemiddelet under et annet varemerke. Novartis var innehaver av merket Femara, mens Sandoz markedsførte det generiske legemiddelet Letrozol Sandoz. Pillene som ble markedsført under henholdsvis Femara og Letrozol Sandoz var identiske. Selskapet Impexeco informerte Novartis om at de ville parallellimportere piller som var markedsført under merket Letrozol Sandoz, pakke dem om og markedsføre dem under varemerket Femara. Novartis motsatte seg dette.

EU-domstolen kom til at Novartis kunne motsette seg at det generiske legemiddelet som opprinnelig ble solgt under et annet varemerke, ble ompakket og markedsført under deres varemerke, med mindre de to legemidlene er «identiske i enhver henseende», og erstatningen av varemerket oppfyller de krav EU-domstolen oppstilte i C-427/93 avsnitt 79, herunder at «det ompakkede produkts praesentationsmaade ikke er af en saadan karakter, at den kan vaere skadelig for varemaerkets eller varemaerkeindehaverens omdoemme.»

I det siste ligger det at emballasjen ikke må være defekt, av dårlig kvalitet eller fremstå uferdig.

En siste sak det er verdt å nevne er sak C-197/21 SodaStream. Denne saken gjelder ikke legemidler, men kullsyrevann. Selskapet SodaStream selger maskiner som gjør det mulig å tilsette vann kullsyre og smak. Maskinene selges med aluminiumsbeholdere, som også selges separat. SodaStreams varemerker SODASTREAM og SODA-CLUB fremgår av etikken på beholderne, og er inngravert i aluminiumen.

Selskapet MySoda mottok tomme beholdere, fylte dem opp igjen og erstattet de opprinnelige etikettene med sine egne etiketter, men lot SodaStreams inngraverte varemerke på beholderen være synlig.

EU-domstolen kom til at innehaveren SodaStream ikke kunne motsette seg at etiketten på varene ble byttet ut samtidig som det opprinnelige inngraverte varemerket fortsatt fremgikk av varen. Dette gjaldt imidlertid bare så fremt ikke «denne nye mærkning hos forbrugerne skaber det fejlagtige indtryk, at der består en økonomisk forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket.»

Hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse må avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering der opplysningene som gis på varen, den nye merkingen, salgspraksis og forbrukernes kunnskap om denne praksisen vil være relevante momenter.

Artikkelforfatter Morten Smedal Nadheim arbeider i CMS Kluge Advokatfirma, som har representert vokalist Robert Eidevik i de omtalte Hjerteslag-sakene. Morten har ikke medvirket til omtalen av denne saken. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Denne teksten er en bearbeidet, tilrettelagt versjon av et innlegg som først ble publisert på IP-trollet 12. januar 2023.