Nytt i kjennetegnsretten 2021-2022
I 2021 avklarte Høyesterett endelig forholdet mellom kjennetegnsretten og markedsføringsretten i Norwegian Bank-saken, om kjøp av konkurrenters kjennetegn i søkemotorer. Det kom nye regler for kopivarer i Tolloven, og i 2022 venter forhåpentligvis en ny varemerkelov. Viktig å få med seg er også sakene Stortovet Gjæstgiveri, Monster, Norgesgjerde, Svosj og Santa Cruz.
Juridika Innsikt presenter det viktigste nye i immaterialretten i 2021 i samarbeid med fagbloggen IP-trollet. Teksten er en bearbeidet, tilrettelagt og oppdater versjon av et innlegg på IP-trollet.
Lovgivning på kjennetegnsrett 2021-2022
Ny varemerkelov i 2021
Det viktigste i støpeskjeen i 2022 er de vedtatte endringer i varemerkeloven som gjennomfører EUs varemerkedirektiv (2015/2436). Det var ventet at endringene skulle trådt i kraft 2021, men nå ventes det i stedet i løpet av 2022. Forsinkelsen skal ifølge IP-trollets kildes skyldes utfordringer på det EØS-rettslige planet og ikke norske myndigheter.
Piratvarer: Nye regler i Tolloven i 2021
Sommeren 2021 trådte nye lovendringer i Tolloven i kraft, spesielt i kapittel 15. De nye reglene er ment å gjøre det enklere å holde tilbake og destruere varer som mistenkes å gjøre inngrep i immaterialrettigheter (ofte omtalt som piratprodukter). IP-trollet har omtalt endringene i Tolloven her). Kort sagt forenkles rettighetshavernes mulighet til å be Tollen holde tilbake og destruere ulovlige kopivarer. Før kunne en vare bare destrueres etter samtykke fra varemottaker, eller etter dom eller kjennelse. Nå kan varene ødelegges også der mottaker er varslet og ikke svarer (presumert samtykke). Rettighetshaveren må imidlertid varsles og bekrefte at varen krenker immaterialrett før destruksjon. For såkalte småforsendelser oppstilles en enda enklere fremgangsmåte i § 15-8. Her kan varer destrueres uten at rettighetshaverne varsles. En kan nå også potensielt søke tollmyndigheten direkte om bistand til å holde tilbake varer, uten å gå veien om midlertidig forføyning.
De nye reglene er ment å gjøre det enklere å holde tilbake og destruere (...) piratprodukter
Det viktigste i støpeskjeen i 2022 er de vedtatte endringer i varemerkeloven som gjennomfører EUs varemerkedirektiv (2015/2436). (...) Forsinkelsen skal ifølge IP-trollets kildes skyldes utfordringer på det EØS-rettslige planet og ikke norske myndigheter.
Rettspraksis fra Høyesterett på kjennetegnsretten 2021
Den viktigste dommen i kjennetegnsretten i 2021 var nok Bank Norwegian-saken i Høyesterett som blant annet er kommentert på Innsikt her. Avgjørelsen inneholder prinsipielle uttalelser om forholdet mellom kjennetegnsrett og markedsføringsrett. Viktig var også Høyesteretts dom i saken Stortorvets Gjæstgiveri som gjaldt det samme overordnede temaet, riktignok med et helt annet faktum. De to bygget videre på LB-2019-55864-2 og LB-2019-76871 i lagmannsretten som også ble avsagt i 2021.
Fellesnevneren for disse to sakene var som nevnt at begge omhandlet forholdet mellom kjennetegnsretten og den mer skjønnsmessige markedsføringsretten. Nærmere bestemt var den overordnede problemstillingen i sakene hvilken adgang det er til å oppstille supplerende vern etter markedsføringsloven i tilfeller som ikke rammes av spesiallovgivningen på immaterialrettens område, i dette tilfellet kjennetegnsretten.
Bank Norwegian-saken og Stortorvets Gjæstgiveri-saken
Bank Norwegian-saken gjaldt Bank Norwegians praksis med kjøp av konkurrerende bankers kjennetegn ved søkemotorannonsering på Google og andre søkemotorer. Høyesterett kom i likhet med tidligere instanser (men i motsetning til NKU), til at praksisen i seg selv ikke var i strid med markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk (§ 25). Høyesteretts avgjørelse er nærmere omtalt av IP-trollet her, og lukker langt på vei døren for vern etter markedsføringsloven der et forhold som saklig sett faller innenfor kjennetegnsretten ikke utgjør inngrep etter varemerkerettslige regler. Avgjørelsen synes også å innebære en skjerping av tidligere praksis fra blant annet Rt. 1998 s. 1315 (Norsk Iskrem) og Rt. 1995 s. 1998 (Mozell).
Høyesteretts avgjørelse i Stortorvets Gjæstgiveri-saken (omtalt her) gjaldt et ganske annet forhold. Olav Thon, eier av restauranten Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo, anførte at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveris bruk av navn og logo krenket hans enerett etter varemerkeloven § 4, og at bruken dessuten var i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25. En enstemmig Høyesterett var derimot uenig, og kom i den varemerkerettslige delen av saken til at navnet på restauranten verken hadde vern som enkeltelement i Thons registrerte varemerke eller var innarbeidet utenfor Oslo.
Med henvisning til de strenge retningslinjene fra Bank Norwegian for supplerende vern etter markedsføringsloven, forelå det etter Høyesteretts syn heller ingen krenkelse av Oslo-restaurantens vern etter disse reglene. Det kan her nevnes at Borgarting lagmannsrett i sin avgjørelse i denne saken delte seg i varemerkespørsmålet, hvor mindretallet (én dommer) mente at «Stortorvets Gjæstgiveri» skrevet i gotisk skrift var tilstrekkelig særpreget til at det kunne være registrert alene. Om ikke annet har Høyesterett forholdsvis klare og forutsigbare retningslinjer om at adgangen til å oppstille et supplerende vern etter markedsføringsloven i kjennetegnssaker er snever, og at kjøp av konkurrenters søkeord ved søkemotorannonseringer i seg selv er lovlig.
Den viktigste dommen i kjennetegnsretten i 2021 var Bank Norwegian-saken
Rettspraksis fra kjennetegnsrett 2021
Høyesteretts utgangspunkt er altså klare og forutsigbare retningslinjer om supplerende vern etter markedsføringsloven og at kjøp av konkurrenters søkeord ved søkemotorannonseringer i seg selv er lovlig. Fra dette utgangspunktet gjelder det likevel noen unntak, noe som illustreres av LB-2021-20075 mellom Kystgjerdet og Norgesgjerde/Vindex (omtalt her). Saken gjaldt tilsvarende søkemotorannonseringspraksis som i Bank Norwegian. Lagmannsretten viste til lovligheten av slik praksis som sådan, men kom samtidig til at Kystgjerdets bruk av kjennetegnene «Vindex» og «Norgesgjerde» i deres betalte annonser utgjorde varemerkeinngrep, samt at bruk av et slagord i annonsen ble ansett forvekselbart med Norgesgjerdes slagord og i strid med vernet etter markedsføringsloven § 30. Høyesteretts ankeutvalg har senere sluppet inn spørsmålene om utmåling av vederlag og erstatning ved varemerkeinngrep, men forkastet anken av om praksisen utgjorde varemerkeinngrep.
Gondol-saken, JIF-saken og Lotto-saken
Av interesser er også særpregssakerene:
Saken mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (LG-2021-7457). Gulating lagmannsrett kom her til et annet resultat enn tingretten, og fant at det verken forelå varemerkeinngrep eller brudd på markedsføringsloven. Tidligere omtalt på IP-trollet her.
Borgarting lagmannsretts avgjørelse i den såkalte JIF/CIF-saken (LB-2020-81058). Lagmannsretten vurderte både hvem som hadde best rett til JIF-merkene, om og eventuelt når det kan gis stilltiende samtykke til bruk av merket, samt hvorvidt varemerkelovens passivitetsregler kan suppleres med ulovfestede passivitetsregler når det gjelder å protestere mot registrering av et merke.
Saken mellom Fotolotto og Lotto (LB-2020-116325). Borgarting lagmannsrett kom til at Norsk Tippings varemerke LOTTO er et velkjent varemerke i Norge som nyter utvidet vern. Konkurrenten Snapchance (Fotolotto.no AS) gjorde derfor inngrep i LOTTO-merket ettersom det forelå assosiasjonsfare (link) mellom merkene og urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse for Norsk Tippings merke. Avgjørelsen er anket.
Borgarting lagmannsrett i sin avgjørelse i denne saken delte seg i varemerkespørsmålet, hvor mindretallet (én dommer) mente at «Stortorvets Gjæstgiveri» skrevet i gotisk skrift var tilstrekkelig særpreget
Særpregsaker – Multigyn, Santa Cruz, Svosj og Montrose-saken
Det siste årene har det også vært en rekke særpregsaker for domstolene:
I saken om varemerket Multigyn var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett (LB-2020-15827) om det kombinerte merket MULTIGYN hadde nødvendig særpreg etter varemerkeloven § 14 (avgjørelsen omtalt her). I motsetning til røkla (Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett) kom lagmannsretten til at merket hadde særpreg for varer i klasse 3 (såper mv.) og klasse 5 (preparater for farmasøytisk bruk, hygieneprodukter mv.). Selv om lagmannsretten viste til at tekstelementet MULTI-GYN mangler det nødvendige særpreg alene, ble det uttalt tekstelementet i kombinasjon med den avbildede figuren klart hadde særpreg, slik at KFIRs vedtak måtte kjennes ugyldig. Saken er såvidt IP-trollet vet, rettskraftig.
Santa Cruz-saken (LB-2020-153620) er tidligere omtalt her. Selskapet NHS eier merkenavnet SANTA CRUZ som er produsent av det surfe-, skate- og snowboardutstyr. NHS har registrert to kombinerte merker der tekstelementet Santa Cruz er fremtredende. Begge merkene ble registrert i en tid da Patentstyret fortsatt brukte unntaksanmerkning, og av anmerkningen fremgikk det at NHS ikke hadde enerett til å bruke tekstelementet Santa Cruz. Merkene ble registrert i 1992 og i 2005.
I 2018 kom selskapet Sports Group Denmark AS (SGD) på banen, og begjærte administrativ overprøving med krav om at merkene måtte settes til side som ugyldig. Både Patentstyret og Klagenemnda ga SGD medhold. Begrunnelsen var at ordelementet Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse, for byen Santa Cruz i California. Tingretten var uenig med nemndas vurdering og kom til at vedtaket var ugyldig. Nemnda anket tingrettens avgjørelse. Nemnda tapte i lagmannsretten også, og heller ikke lagmannsretten var enig i at omsetningskretsen vil oppfatte Santa Cruz som en angivelse av byen med samme navn i California. Lagmannsretten viser til at det er mange kystbyer i verden med det samme navnet, og at en del i omsetningskretsen vil oppfatte merket «som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse». Det var heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen ville tro at varer som bar merket var blitt produsert i Santa Cruz. På bakgrunn av dette ble registreringene opprettholdt.
I Svosj-saken kom i 2021 både Patentstyret og Klagenemnda til at følgende figurmerke (se venstre side) manglet særpreg.
Merket var søkt virkning for klær og sko i klasse 25. Etter Klagenemdas syn ville ikke omsetningskretsen oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men kun som enkel dekor. Merket oppfylte med det ikke kravet til særpreg. Tingretten kategoriserte merket som et «fylt merke», og mente å finne støtte for at det hadde skjedd en innskjerping av kravet for særpreg for «fylte merker». Til tross for dette var ikke tingretten enig med Patentstyret og Klagenemnda i at merket manglet særpreg. Etter en beskrivelse av merket som en «sammenhengende strek som danner en figur», fant retten at det var «klart at denne streken har særpreg og den har en komplisert utforming». Dette ble delvis begrunnet med: «Det er ikke tilsvarende eller lignende streker». Etter rettens syn lignet ikke det aktuelle varemerke på noen av de merkene som EU-domstolen eller EUIPO tidligere hadde nektet vern som følge av manglende særpreg. Når merket i tillegg hadde fått vern i EU var ikke retten i tvil. Merket hadde særpreg og ville bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
Merket oppfylte med det ikke kravet til særpreg. Tingretten kategoriserte merket som et «fylt merke», og mente å finne støtte for at det hadde skjedd en innskjerping av kravet for særpreg for «fylte merker».
Det kan være pedagogisk godt fundert å dele opp forskjellige merker i kategorier, for eksempel kombinerte merker, ordmerker eller rene figurmerker. «Fylte merker» er en ny kategori for dette IP-trollet. Hvis man først velger å lage nye kategorier, bør man imidlertid være forsiktig med å trekke materielle slutninger fra hvilken kategori man plasserer merket i. Det er lite trolig at EU-domstolen har ment å oppstille en høyere særpregsterskel for denne typen varemerker. Det avgjørende er nok fortsatt om omsetningskretsen oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse eller ikke. Denne vurderingen må nødvendigvis bli en temmelig skjønnsmessig og konkret vurdering. Det kan godt tenkes at avgjørelsen i dette tilfellet er riktig, men etter mitt skjønn ligger merket klart i nedre sjikt av hva som kan få vern uten noen form for innarbeidelse. I så måte fremstår muligens tingrettens vurdering som mer særpreget enn merket som ble vurdert. Saken er, såvidt IP-trollet vet, ikke anket.
I saken mellom vinprodusentene Château Montrose og Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra (21-019993TVI-TOSL/04), gikk Château Montrose, en produsent av relativt eksklusive viner, til sak mot Domaine de Mont Rose og deres norske importør, Domain Montrose. Sistnevnte er produsenten av noen av polets bestselgere innen rosévin. Château Montrose hevdet at Domaine de Mont Roses bruk av kjennetegn på sine produkter gjorde inngrep i Château Montroses registrerte varemerker. Oslo tingrett var ikke enig i dette og frifant Domaine de Mont Rose/Vinhuset Norfra for varemerkeinngrep. Retten vise for det første til at Domaine de Mont Rose bruk av betegnelse som «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» var tillatt etter varemerkeloven § 5 (2) bokstav b) (angivelse av varens geografiske opprinnelse i samsvar med god forretningsskikk). Ved vurderingen av om bruken er i samsvar med god forretningsskikk foretok også retten en vurdering av om den konkrete (og visuelle) bruken av «Domaine Montrose» og «Rose Montrose» på Domaine de Mont Roses produkter var forvekselbar med Château Montroses registrerte merker, men konkluderte med at dette ikke var tilfellet. Ved denne vurderingen påpekte også tingretten at omsetningskretsen er en alminnelig norsk vinkjøper. Domaine de Mont Rose/Vinhuset Nofra ble derfor frifunnet for varemerkeinngrep. Avgjørelsen er anket.
Château Montrose hevdet at Domaine de Mont Roses bruk av kjennetegn på sine produkter gjorde inngrep i Château Montroses registrerte varemerker. Oslo tingrett var ikke enig i dette
Bastard Burger-saken [TOSL-2021-116034], selv om denne strengt tatt kom tidlig i 2022. Innehaveren av kombinerte merker med tekstelementet BASTARD BURGERS, mente ordmerket GHOSTBASTARD krenket deres varemerkerettigheter, ettersom det forelå forvekslingsfare. I tillegg ble det gjort gjeldende at bruken av det yngre merket representerte brudd på markedsføringslovens § 25 og § 30. Det forelå full tjenestelikhet siden begge merkene både var brukt og registrert for take away-tjenester for mat og catering. Før GHOSTBASTARD-merket ble registrert, ble det innhentet en forundersøkelse fra Patentstyret. Patentstyret kom til at de eldre BASTARD BURGERS-merkene, ikke ville være til hinder for registrering av GHOSTBURGERS-ordmerket. Tingretten var også enig i at det ikke forelå forvekslingsfare. Tingretten viste til at ordelementet BASTARD
hadde en normal grad av særpreg for de aktuelle tjenestene, men at merkene som helhet var tilstrekkelig forskjellig til at det ikke forelå forvekslingsfare. I vurderingen av om markedsføringslovens bestemmelser var overtrådt, viste tingretten til den ovenfor nevnte avgjørelsen fra Høyesterett, HR-2021-2480-A Stortorvet Gjestgiveri. Tingretten viste til at tvisten var en ren konflikt om forvekslingsfare i kjernen av varemerkeretten. Da var det ikke rom for noen supplerende beskyttelse etter markedsføringslovens bestemmelser. Innehaveren av ordmerket GHOSTBASTARD ble etter dette frifunnet.
EU-rettspraksis om kjennetegnsrett
EUIPO er EUs immaterialrettsmyndighet og administrerer søknader og registreringer for EU-varemerker og -design.
Monster-saken, om bruksplikt. I de forente sakene T-758/20 og T-759/20, hadde Monster registrert ordmerket MONSTER for varer i klasse 30 og klasse 32, mens ordmerket MONSTER ENERGY, ble registrert for varer i klasse 30. En konkurrent av Monster gjorde gjeldende at merkene ikke var brukt for varer i klasse 30, og krevde at merkene skulle slettes for denne vareklassen. Monster hadde brukt merkene «x-presso monster hammer», «x-presso monster midnight» og «x-presso monster midnite» på varer som inneholdt 1,3 prosent kaffeekstrakt.
Det var på det rene at merkene var brukt på en varer i klasse 32, som består av «Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and energy drinks flavoured with coffee». Spørsmålet var om merket også var brukt for varer i klasse 30, for varer som «Coffee based beverages». De som aner konturene av en meget konkret vurdering på skille mellom drikkevarer som smaker kaffe og drikkevarer som er basert på kaffe, treffer godt.
Monster hadde brukt merkene «x-presso monster hammer», «x-presso monster midnight» og «x-presso monster midnite» på varer som inneholdt 1,3 prosent kaffeekstrakt.
Board of Appeal mente merkene bare var brukt for varer i klasse 32, men ikke for varer i klasse 30. Monster på sin side mente vi stod overfor varer som fint kunne dokumentere bruk i begge klasser.
Underinstansen var enig med Board of Appeal i at merkene kun var brukt for energidrikk i klasse 32, og ikke for kaffebaserte drikkevarer i klasse 30. Underinstansen viste til at det som skiller klasse 30-varer fra andre drikkevarer er at «coffee constitutes the predominant and characteristic element». Når Monsters varer kun inneholdt 1,3 % kaffeestrakt og bare hadde en smak av kaffe, var ikke dette nok til at salg av varene også oppfylte bruksplikten for varer i klasse 30. Som underinstansen skrev: «A beverage which is merely ‘flavoured with coffee’ and is not ‘coffee based’ therefore falls within Class 32 and not Class 30.»
Underinstansen viste til at noen varer er av en slik karakter at de kunne oppfylle bruksplikten for flere vareklasser. For eksempel vil klokkeradioer oppfylle bruksplikten både for klokker og for radioer. Dette var ikke tilfelle for Monsters drikkevarer, ettersom vi stod overfor varer med bare én hovedfunksjon
Å følge med på fremover
På overordnet nivå blir det mest spennende om en ny varemerkelov trer i kraft i løpet av kjennetegnsretten i 2022. Videre ser vi frem til å lese flere av avgjørelsene i de sakene som er påanket fra tidligere rettsinstanser som for eksempel i sakene om Montrose, Ghostbastards og Norgesgjerde.
Les mer om immaterialrett på Juridika og IP-trollet:
Innsikt:
Tidligere årsoppummeringer på Innsikt: