Ekspertkommentar

Nytt i designretten 2020–2021

Nytt i designretten 2021
DESIGNLOV VS PIRATDESIGN: Fra et marked for piratkopier i Shanghai, Kina. Foto: Henrik Pryser Libell
Lesetid ca. 12 minutter

Hva er nytt innen lovgivning og norsk og internasjonal rettspraksis på designrettens område? Hvert år oppsummerer jussbloggen “Immaterialrettstrollet” (IP-trollet) de viktigste hendelsene innenfor opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett. Dette var de viktigste avgjørelsene i designretten 2020:

  • KFIRs avgjørelse om design på bøker.

  • Audis bilfelg DM/203217 vs Starco Norge sine felger i EUIPO. Oslo Byfogdembete. 

  • Sak T-73/19 mellom Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag vs EUIPO. EU-domstolen.

  • T‑353/19, mellom Gamma-A SIA vs EUIPO. EU-domstolen. 

  • T‑818/19 Dvectis CZ s. r. O vs EUIPO. EU-domstolen. 

Denne teksten ble først presentert på IP-trollet (1. februar 2020) og publiseres på Juridika Innsikt i samarbeid med IP-trollet. Dette er ekspertene bak IP-trollet.

Nytt i designretten 2021

Om forfatteren

Kaja Skille Hestnes 

er i permisjon fra sin stilling som advokat i faggruppen for immaterialrett i SANDS, og jobber nå som dommerfullmektig.

Master i rettsvitenskap med spesialisering i immaterialrett. Veileder og sensor for masteroppgaver i immaterialrett.

Fast redaksjonsmedlem i fagbloggen IP-trollet. Tidligere vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved juridisk fakultet i Oslo.

1. Norsk lovgivning 

1.1 Klagenemnden (KFIR)

I  Coronaimmaterialrettsåret 2020 har KFIR for første gang siden 2014 (!) avgjort en sak knyttet til designrettigheter. Saken gjaldt design av en bok, og spørsmålet var om søknadene oppfylte vilkårene for å anses som et design. Hovedspørsmålet for KFIR var om søknaden gjaldt et design etter designloven § 2 nr. 1. For å kunne beskyttes etter loven følger det av forarbeidene at «Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende», jf. Ot.prp. nr.2 (2002–2003) s. 73. Søker hadde gjengitt flere bilder av boken, herunder enkeltsider med innhold. Patentstyret hadde avslått søknaden fordi den ikke viste utseende til produktet det var søkt beskyttelse for, altså en bok/skrivebok.

KFIR kom i likhet med Patentstyret til at gjengivelsen av de søkte designene ikke oppfylte vilkårene da de ikke ga et konkret uttrykk for et produkts vareutseende, ei heller fremsto som en representasjon av et produkts ytre, visuelle trekk. KFIR uttalte også at det var uten betydning om produktet ble definert som en trykt eller digital bok. KFIR påpekte videre at bokens innhold og tekstelementer kunne være vernet etter opphavsretten, men ikke etter designretten. 

I 2020 har KFIR for første gang siden 2014 (!) avgjort en sak knyttet til designrettigheter.

1.2 Domstolene: Starco-saken

2017 var bilfelger et «hot topic» hos EU-domstolen. Nå ser det ut til at trenden også har kommet til norske domstoler. «So last year» ville kanskje noen sagt, men Oslo Byfogdembete avsa likevel den 1. desember 2020 kjennelse i sak om midlertidig forføyning i forbindelse med tollbeslag av bilfelger. Tolletaten hadde i kjennelse – etter begjæring fra Audi AG – blitt pålagt i et tidsrom på 12 måneder å holde tilbake fra frigjøring alle artikler som kunne utgjøre en krenkelse av blant annet Audis beskyttede design. Tolletaten hadde som følge av dette holdt tilbake 32 stykk felger fra Starco Norge, som utgjorde en antatt produktetterligning. Starco Norge begjærte etterfølgende muntlig forhandling av kjennelsen som lå til grunn for tilbakeholdet. Nærmere bestemt var det Audis designregistrering DM/203217 som Starcos felger ble antatt å være en krenkelse av. Verdt å nevne er også at Starco Norge sine felger var registrert i EUIPO, men de var foreløpig ikke registrert i Norge. Starcos felg til vestre og Audis felg til høyre på bildet under: 

 

Nytt i designretten 2021
PÅ FELGEN: Byfogden kom til at det ikke var sannsynliggjort at Starco Norge-felgene (t.v) innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217 (t. H). Brudd på markedsføringsloven var heller ikke sannsynliggjort. 

Starco Norge hadde fremlagt en rapport knyttet til designet, hvor det ble gjort en vurdering av Audis design opp mot tidligere registrerte designrettigheter for en rekke andre bilprodusenter. Rapporten konkluderte med at Audi sine felger ikke oppfylte nyhetskravet. Rapporten viste også til en rekke detaljer ved designene, og konkluderte med at ulikhetene mellom felgene ville bli oppfattet av den informerte bruker. 

Tolletaten hadde som følger av dette holdt tilbake 32 stykk felger fra Starco Norge

Byfogden synes å basere mye av sin konklusjon på rapporten, og viser til at rapporten er grundig og at saksøker på sin side ikke har fremlagt noe tilsvarende eller innhentet ekspertise for å imøtegå rapportens konklusjon. Byfogden vektlegger også, som et bevismoment for hvordan den informerte bruker vil bedømme helhetsinntrykket, at Audi ikke har utfordret designretten til motpartens felger i EU. Etter IP-trollets syn er sistnevnte en noe streng vurdering, da det hadde gått relativt kort tid siden felgene oppnådde registrering i EU. Når det er sagt, byfogden kom til at det ikke var sannsynliggjort at Starco Norge-felgene innebar et inngrep i Audis registrerte design DM/203217. Brudd på markedsføringsloven var heller ikke sannsynliggjort. Den midlertidige forføyningen ble derfor opphevet for de aktuelle felgene. 

Starco Norge hadde fremlagt en rapport knyttet til designet, hvor det ble gjort en vurdering av Audis design opp mot tidligere registrerte designrettigheter for en rekke andre bilprodusenter.

2. Europeisk rettspraksis 

I EU-domstolen har det i 2020 vært rolig på designrettsfronten. Underretten, altså instansen før saken eventuelt havner hos EU-domstolen, har imidlertid avsagt noen avgjørelser på området.  

2.1 Vedkløyversaken

T-73/19, en sak mellom Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag og det europeiske patentkontoret, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), gjaldt overprøving av vedtak som kjente design for et vedkløyveredskap ugyldig. EUIPO mente at designet var ugyldig på grunn av manglende individuell karakter. Designet var i søknaden gjengitt slik: 

 

Nytt i designretten 2021
KLØYVD PATENT: Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag  (t.h) vant ikke frem med at det søkte vedkløyv-designet (t.v) var for likt deres patent registrert i 1986 hos det norske Patentstyret. Selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, som knivblad og skaft, så er det rom for frihet for designeren. 

Motholdet, altså sammenligningsgrunnlaget, for at det søkte designet manglet individuell karakter, var et vedkløyveredskap registrert i 1986 hos det norske Patentstyret. Retten uttalte med henvisning til tidligere rettspraksis at det avgjørende for å vurdere individuell karakter er om designet gir et annerledes helhetsinntrykk fra tidligere design; altså et samlet og helhetlig inntrykk av ulikheter – eller mangel på déjà vu – sett fra den informerte brukers synspunkt. Videre ble det fremholdt at det må tas hensyn til produktets art, særlig innenfor hvilken sektor produktet tilhører og graden av frihet for designeren i utviklingen, og også måten det aktuelle produktet brukes på – særlig vurdert opp mot måten redskapet normalt håndteres på. 

Partene var enige om at den informerte bruker var en person som var kjent med vedkløyveredskaper, og som eksempelvis brukte verktøyene for å dele tømmerstokker slik at de kan brennes i peisen i mindre biter. 

Retten uttalte med henvisning til tidligere rettspraksis at det avgjørende for å vurdere individuell karakter, er om designet gir et annerledes helhetsinntrykk fra tidligere design; altså et samlet og helhetlig inntrykk av ulikheter – eller mangel på deja vu – sett fra den informerte brukers synspunkt.

Det at designenes grafiske fremstilling var ulike ved at det tidligere merket var gjengitt i åpen posisjon, mens det søkte designet var i lukket posisjon, var ikke avgjørende for sammenligningen av designene og for hvorvidt designene ga et likt helhetsinntrykk. Det var derfor heller ikke feil at det motholdte designet av the Board of Appeal ble vurdert i lukket posisjon når man vurderte helhetsinntrykket – det ville ikke innebære en utvidelse av designbeskyttelsen, da de ulike stillingene til de aktuelle designene ikke er spesifikke egenskaper for designene. Retten var videre enig i at selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, så som behovet for et knivblad og et skaft, så er det rom for frihet for designeren. Designeren kan blant annet velge en egen form på skaftet, spakarmen og håndtaket, og eventuelt måten verktøyet kan monteres på en overflate. 

Selv om det var enkelte ulikheter mellom designene, var ikke disse ulikhetene tilstrekkelig til å gi den informerte bruker et annerledes helhetsinntrykk. Det var heller ikke feil at the Board of Appeal hadde kommet til og vurdert at designet ga inntrykk av déjà vu. Dermed førte ingen av anførslene til Bergslagernas Jåarvaruaktiebolag frem.

Retten var videre enig i at selv om deler av vedkløyveredskapet er funksjonelt betinget, så som behovet for et knivblad og et skaft, så er det rom for frihet for designeren. Designeren kan blant annet velge en egen form på skaftet, spakarmen og håndtak.

2.2 Glasskrukke i gull

T‑353/19, mellom den latviske fiskeprodusenten Gamma-A SIA vs EUIPO gjaldt design for emballasje. Designene som var søkt i saken var en sirkulær glasskrukke med lokk i gullfarge.  

Nytt i designretten 2021
DEJA VU: Retten fikk dejavu av det nye designet for fisk på glass. Men Gammas anke første ikke frem mot det europeiske patentkontoret. 
Retten mente at de aktuelle designene ga et inntrykk av déjà vu i forhold til flere tidligere design som viste en sirkulær metallbeholder. Innledningsvis i avgjørelsen drøftet retten hvorvidt det ene motholdte designet hadde vært allment tilgjengelig. Gammas argumenterte med at de motholdte bevisene ikke viste at designet hadde vært allment tilgjengelig. Blant bevisene var to uttalelser om distribusjon i Russland, et veterinærsertifikat og transportdokumenter. Retten kom til at bevisene var tilstrekkelig til det hadde funnet sted en «disclosure of the first earlier design».
Gamma argumenterte videre med at det ikke hadde vært allment tilgjengelig fordi det blant annet ikke hadde vært tilgjengelig for spesialistkretser i den aktuelle sektoren som opererer i EU, jf. artikkel 7(1) i community design forordningen 6/2002. Sistnevnte var en ny anførsel som derfor ikke kunne vurderes av retten. Gammas ytterligere anførsel om at motholdene ikke var klare nok til å vise et tidligere design, førte heller ikke frem, og retten kom til at motholdene hadde vært allment tilgjengelige.

A circular shape of the same thickness, which also contribute to producing an impression of ‘déjà vu’ from the perspective of the informed user

EUIPO

Gamma argumenterte videre med at det ikke hadde vært allment tilgjengelig fordi det blant annet ikke hadde vært tilgjengelig for spesialistkretser i den aktuelle sektoren som opererer i EU, jf. artikkel 7(1) i community design forordningen 6/2002. Sistnevnte var en ny anførsel som derfor ikke kunne vurderes av retten. Gammas ytterligere anførsel om at motholdene ikke var klare nok til å vise et tidligere design, førte heller ikke frem, og retten kom til at motholdene hadde vært allment tilgjengelige. Gamma argumenterte videre med at formen, størrelsen og fargen på lokket var annerledes enn de motholdte design. Retten var ikke enig i dette, og viste til at likhetene hos designene bidrar til å skape et inntrykk av déjà vu: 
«The informed user who looks at the designs at issue will easily recognise, as regards the transparent glass jar, the same circular cross-section, the same diameter-to-height proportions and, as regards the lid, the same appearance, namely a circular shape of the same thickness, which also contribute to producing an impression of ‘déjà vu’ from the perspective of the informed user of the contested design in relation to the first earlier design.»
Nytt i designretten 2021
OPPSUMMERING: IP-trollet presenterer sine årlige oppsummeringer også på Juridika Innsikt. Faksimile.

Gamma forsøkte seg også med et argument om at designbeskyttelsen også måtte omfatte innholdet i emballasjen, da emballasjen var gjennomsiktig slik at innholdet var synlig. Rettens oppfatning var imidlertid at argumentet ikke kunne føre frem da det kun er utseende på emballasjen som skal tas i betraktning ved vurdering av designets helhetsinntrykk. Dette fordi man i sammenligningen skal se hen til de beskyttede elementer i designet. I den konkrete vurdering uttalte retten blant annet følgende: 

«As was correctly stated by the Board of Appeal in paragraph 35 of the contested decision and confirmed by the Court in paragraph 54 above, the protection conferred by the contested design relates to its appearance in that it is intended to be incorporated into packaging for foodstuffs having certain components with specific characteristics, namely a transparent glass jar with a coloured circular removable lid. The foodstuffs inside the container must not, therefore, be taken into consideration for the purpose of assessing the ‘overall impression.» Resultatet ble derfor at Gammas anke ikke førte frem. 

2.3 Støttepute

En tredje sak som også gjaldt overprøving av vedtak fra EUIPO om å kjenne designet ugyldig finner vi i T‑818/19 Dvectis CZ s. r. o., hvor Dvectis hadde fått opphevet sitt design for en støttepute på grunn av manglende individuell karakter: 

Nytt i designretten 2021

Retten kom til at søknaden om design for støtteputen manglet nyhet og individuell karakter. Dommen gir blant annet veiledning for betydningen av klasseinndelingen (Locarno) for design. Retten uttaler i denne sammenheng at det ikke var feil, slik det var anført fra Dvectis, å vurdere designene i en bredere kategori enn hva de er søkt for:  

«It is apparent from paragraphs 35 to 37 above that the classification of ‘inflatable healthy sitting pillows and cushions’ given by the applicant cannot be sufficient, in the absence of detailed information to that effect, to establish that the designs at issue allow a particular category of support cushions or pillows to be identified which is distinguishable from support cushions and pillows in general owing to their nature, intended purpose and/or function.»

Friheten til designeren vil være mindre begrenset jo bredere designkategorien er.

Retten fremholdt videre at dette også får betydning for designerens grad av frihet. Litt enkelt sagt – friheten til designeren vil være mindre begrenset jo bredere designkategorien er. Designeren vil da ha et bredt utvalg av blant annet former, materialer, konturer og dekorasjoner. Videre ble det fremholdt at designene i saken delte visse egenskaper, og at forskjellene kun var minimale. Forskjellene mellom de aktuelle designene er ikke tilstrekkelig til å gi et ulikt helhetsinntrykk: 

 «The differences between the designs at issue are insufficiently marked to produce, in themselves, an overall impression on the informed user that is dissimilar to that produced by the earlier design, taking into account the degree, not substantially limited, of freedom of the designer in developing his or her designs. They are not therefore of a nature to confer individual character on the contested design»

Retten fant derfor at Dvectis anke ikke kunne føre frem.

Nytt i designretten 2021
Teamet bak IP-trollet. Faksimile fra Juridika Innsikt 2020.

Hold deg oppdatert på designrett

KFIRs avgjørelser

IP-trollet

Huldrapodden

Juristenes Utdanningssenters (JUS) ajourføringskurs høsten 2021

Innføringskurs i immaterialrett (JUS)

Innføringskurs i varemerker (JUS)

Patentstyret

Anbefalt lesning

Nytt i designretten 2021

Saken er laget i samarbeid mellom Juridika Innsikt og IP-trollet.

Juridika Innsikt mottar gjerne tips til spennende saker på feltet til henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

IP-trollet tar gjerne tips til iptrollet@gmail.com