Ekspertkommentar

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
KJENT EPLE: I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste begivenhetene i immaterialretten i 2020. Denne uken presenteres kjennetegnsretten. Iphone-saken var blant de viktigste milepælene i året som gikk. Foto: Istockphoto.
Lesetid ca. 21 minutter

Høyesteretts avgjørelse i Iphone-saken var blant de viktigste sakene innen varemerkeretten i 2020. I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste begivenhetene fra immaterialretten i 2020. Denne uken kjennetegnsretten: varemerker, foretaksnavn og domenenavn.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21

Om forfatterne

Julius Berg Kaasin er Senioradvokat/Head of Trademarks i Advokatfirmaet GjessingReimers. Berg Kaasin arbeider særlig med immaterial- og markedsføringsrett, samt teknologirett. Han har tidligere arbeidet i Selmer, Zacco og Stokke. Berg Kaasin vært medlem av IP-trollets redaksjon siden 2017, og har blant annet blitt rangert som «Up and Coming» i Finansavisens Advokatundersøkelse for 2019.
.
Morten Nadheim er stipendiat ved Universitetet i Oslo, der han skriver en doktoravhandling om rettighetskollisjoner og immaterialrett, kalt Dynamisk immaterialrett. Morten har tidligere arbeidet med immaterialrett som juridisk utreder i Klagenemnda for Industrielle rettigheter (KFIR) og med kontroll av Norges hemmelige tjenester som jurist i sekretariatet til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Han har vært medlem av IP-trollets redaksjon siden 2017, og har nylig bidratt med kapittelet «Patentlisensavtalens stilling ved lisenstakerens konkurs», i boken Immaterialrett, kontrakter og erstatning (Vislie/Irgens-Jensen, red.).
Foto: UiO.

En mer omfattende versjon av denne teksten er først presentert på IP-trollet.

Hvert år oppsummerer jussbloggen “Immaterialrettstrollet” de viktigste hendelsene innenfor opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett. Hva har skjedd på lovgivningssiden, og hva var de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis?

Norsk lovgivning

Det er vedtatt endringer i varemerkeloven for å gjennomføre det nye varemerkedirektivet (2015/2436). Reglene er imidlertid ikke trådt i kraft, men det ventes at ikrafttredelse finner sted i løpet av sommeren 2021.

Direktivet er tolket dit hen at statene må åpne for særskilt pantsettelse av nasjonale registrerte varemerkerettigheter og søknader, samt at disse også skal kunne være gjenstand for utleggspant. Selv om direktivet ikke krever det, fant lovgiver det hensiktsmessig å innføre tilsvarende kollisjonsregler som det vi i dag finner i patentloven § 44a. Rettsvirkningen av kollisjonsregelen er at uregistrerte overdragelser, lisensavtaler og panterettigheter ikke må respekteres av enkeltforfølgende kreditorer eller konkursbo, og heller ikke av etterfølgende avtaleerververe som hadde en godtakende grunn til ikke å vite om den eldre rettsstiftelsen. Dersom en lisenstaker ikke registrerer lisensavtalen sin og lisensgiver går konkurs, trenger altså ikke konkursboet å respektere lisensavtalen, og varemerkerettigheten kan overdras videre uten at lisensen følger med, selv om det rent faktisk ikke er tvil om at avtalen var inngått.

Merker som kun nyter vern gjennom innarbeidelse, kan fortsatt ikke pantsettes særskilt, og kollisjonsregelen regulerer ikke rettighetskollisjoner i denne type merker.

Lovendringen innebærer også at kravet i varemerkeloven § 14 (1), om at et merke må kunne gjengis grafisk for å kunne registreres, endres til at merket må kunne «gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis». I tillegg vil Kongen komme med en forskrift om at søknader om varemerkeregistrering av et tegn i sort-hvitt som er innlevert etter at endringene trer i kraft, ikke automatisk gir vern for alle fargekombinasjoner, jf. den nye lovens del VIII nr. 2. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt endringene her og her.

Norsk rettspraksis

Avgjørelsen må nok sies å styrke varemerkeinnehavers vern etter norsk rett.

Den mest omtalte saken i Norge i 2020 var nok Høysteretts avgjørelse i iPhone-saken (HR-2020-1142-A). Forholdet i saken var at en mobilreparatør hadde importert skjermkomponenter til Apples iPhone 6/6S fra Kina som var påført Apples eplelogo. Selv om varemerkene var tusjet over, kom en enstemmig Høyesterett – i likhet med lagmannsretten, men i motsetning til tingretten – til at det forelå varemerkerettslig relevant bruk etter varemerkeloven § 4 (1) jf. (3), og at importen av skjermene derfor utgjorde inngrep i Apples varemerke etter § 4 (1) bokstav a). Avgjørelsen må nok sies å styrke varemerkeinnehavers vern etter norsk rett, men har også vært omdiskutert. IP-trollet har tidligere omtalt avgjørelsen både på IP-trollet og i Huldrapodden episode 2.

G-1000 ble kalt merkehavers «hjørnestensmateriale».

Borgarting lagmannsrett har hatt et aktivt år når det gjelder kjennetegnsrett, og avgjort blant annet saken om Fjällrävens varemerke G-1000*. Saken gjaldt bruksplikt, og spørsmålet var om ordmerket G-1000 var brukt for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 innenfor brukspliktsperioden. Hvis ikke, måtte varemerkeregistreringen slettes for disse varene. Det var på det rene at merket G-1000 var å finne på de aktuelle varene innenfor brukspliktsperioden. Både Patentstyret, Klagenemnda, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at merket ikke var brukt i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for varenes opprinnelse, men bare som en indikasjon på hvilket stoff varene var laget av.

Ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for Høyesterett.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
FJELLREV I RETTEN: Borgarting lagmannsrett har hatt et aktivt år og avgjorde blant annet saken om Fjällrävens varemerke G-1000, samt Svane-merking og Gyro-saken. Illustrasjon av G-1000 hentet fra www.fjellrevenshop.no

Det ble særlig vist til at G-1000 ble kalt merkehavers «hjørnestensmateriale» og som en angivelse av stofftypen varene var laget av i markedsføringen og på deres hjemmeside. Også på etiketten på varene som bar merket, ble G-1000 brukt som en angivelse av stofftypen varen var laget av. Når merket i markedsføringen kun var brukt som en angivelse av en bestanddel – og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse – var ikke merket brukt på en slik måte at bruksplikten var oppfylt. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett, men ankeutvalget fant at anken ikke skulle bli fremmet for Høyesterett.

En annen sak fra Borgarting lagmannsrett var avgjørelsen i Sherlock-saken (LB-2019-79865). Saksforholdet var at det var levert inn krav om administrativ overprøving av Apples varemerke SHERLOCK, registrert i klasse 9 for software/EDB-programvare, med krav om at merket måtte slettes som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37. Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012–2017), i form av nedlastinger og omsetning av Apple-datamaskiner (med Sherlock-programmet installert) i bruktmarkedet, kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk». Vilkårene for å slette merket var dermed oppfylt. Lagmannsretten opprettholdt med dette tingrettens konklusjon. Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig og er også tidligere omtalt på IP-trollet.

Selv om det forekom en viss bruk av merket i brukspliktperioden (2012–2017) (...) kvalifiserte dette etter lagmannsretten syn ikke til «reell bruk».

Enda en sak fra Borgarting lagmannsrett som også gjaldt bruksplikt, finner vi i en avgjørelse vedrørende varemerket SVANE*. Varemerket var registrert for en rekke varer i klasse 20, herunder for soveromsmøbler og for «møbler». Lagmannsretten kom til at merket ikke var dokumentert brukt for andre varer enn typiske soveromsmøbler, og at dette ikke var nok til å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt. Avgjørelsen er nå rettskraftig, og tidligere omtalt her.

I Gyro-saken var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende for downlights som var vipp- og vendbare.

I Gyro-saken var spørsmålet for Borgarting lagmannsrett i LB-2019-27424 om varemerket GYRO var beskrivende for downlights som var vipp- og vendbare i alle retninger. Betegnelsen «gyro» brukes som forkortelse for et retningsstabiliserende instrument med et svinghjul. Lagmannsretten kom etter en nærmere gjennomgang av de retts- og bevisspørsmål saken reiste til at merket ikke var beskrivende, og derfor var gyldig registrert

Også Oslo tingrett har hatt et travelt 2020, og i den såkalte JIF/CIF-saken kom retten kom til at det var sannsynliggjort at Lilleborg (en del av Orkla-konsernet) sin JIF-logo fra 1995 var innarbeidet på søknadstidspunktet for Unilevers CIF-figurmerke i 2002, og at det forelå forvekslingsfare mellom disse merkene, samt ordmerkene JIF og CIF. Tingrettens avgjørelse er ikke offentlig, men etter det som er gjengitt offentlig, reiser saken også spørsmål om samtykke, avtaletolkning og passivitet på bakgrunn av tidligere samarbeidsavtaler mellom partene. Partene hadde hatt et langvarig samarbeid fra 1930–tallet og helt frem til 2014, men de inngåtte samarbeidsavtalene kunne ikke tolkes slik at Lilleborg hadde gitt avkall på varemerkeretten til JIF-varemerkene, eller at disse rettighetene var bortfalt som følge av passivitet.

ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap, og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips.

Oslo tingrett har også behandlet en sak om hvorvidt varemerket CONOCOPHILLIPS, eid av oljeselskapet med samme navn, kunne registreres for blant annet petroleumsrelaterte varer og tjenester, eller om merket var forvekselbart med de eldre kombinerte merkene til PHILIPS. Både Patentstyret, Klagenemnda og tingretten kom til at det forelå tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslikhet og merkelikhet til at det i utgangspunktet forelå forvekslingsfare.

Selskapet ConocoPhillips er imidlertid et stort og godt kjent oljeselskap, og det ble anført at dette innebar at omsetningskretsen ikke ville tro at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Philips og ConocoPhillips. Tingretten var i utgangspunktet enig i det, og skrev at risikoen for forvekslingsfare må antas betraktelig redusert hvis det yngre merkets berømmelse var relevant i vurderingen av forvekslingsfaren.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
CONOCOPHILLIPS og Phillips – blir det fort blanding? Oslo tingrett svarer. Foto: Varemerkenes hjemmesider.

Til støtte for at ConocoPhillips berømmelse kunne vektlegges, ble det vist til HR-2008-1686-A, Søtt + Salt, der førstvoterende, som representerte flertallet, la vekt på at et merkeelement i det yngre merket var meget godt innarbeidet, og dette ble vektlagt i vurderingen av forvekslingsfaren. Også i teorien finner man til en viss grad støtte for at det yngre merkets berømmelse er relevant for denne vurderingen, se Lassen/Stenvik side 322 med videre henvisninger. Videre ble det vist til enkelte saker fra EU-retten der det tilsynelatende ble lagt vekt på det yngre merkets berømmelse, sml. blant annet T-554/14 Massi vs. Messi fra 2018. Tingretten kom til at disse sakene drøftet et annet vurderingstema, nemlig «konseptuell eller begrepsmessig kjennetegnslikhet», og dette var noe annet enn den vurderingen retten stod overfor i nærværende sak. Videre viste tingretten til en rekke avgjørelser fra EU-retten der det eksplisitt fremgår at det yngre merkets berømmelse ikke er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, blant annet T-389/15 Joy vs Joy-Sportswear. Her skrev EU-retten følgende:

«As stated in the Court’s case-law, the highly distinctive character of a sign is relevant only in respect of the earlier mark and not the later mark», jf. avsnitt 95 med videre henvisninger.

Retten kom videre til at uttalelsene fra Høyesterett i HR-2008-1686-A og fra teorien, ikke innebar at norsk rett på dette punktet hadde et annet innhold enn det som følger av praksis fra EU.

Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende, siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse. NHS anførte at det måtte være rettsoppfatningen på søknadstidspunktet som måtte legges til grunn ved særpregsvurderingen.

Når det yngre merkets berømmelse ikke kunne vektlegges, var tingretten enig med Klagenemnda så vel som Patentstyret i at det forelå forvekslingsfare i varemerkelovens forstand.

Oslo tingrett behandlet også anken over KFIRs avgjørelse i Santa Cruz-saken*. Selskapet NHS har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler med tilhørende utstyr samt klær under varemerke Santa Cruz siden 1973. NHS fikk registrert et merke i 1992 for blant annet flagg og bannere i klasse 16, klær i klasse 25 og rullebrett i klasse 28. I 2005 fikk NHS registrert et merke til for klær i klasse 25, og videre i klasse 28, der det er registrert som «sportsartikler». Begge de kombinerte merkene ble registrert med unntaksanmerkning der det fremgikk at innehaveren ved registrering ikke hadde oppnådd enerett til teksten i merket. I 2019 ble merkene opphevet etter krav om administrativ overprøving fra Sports Group Denmark AS. Spørsmålet Patentstyret, Klagenemnda og Oslo tingrett tok stilling til var om merkene hadde tilstrekkelig særpreg på søknads- og registreringstidspunktene, og det ble tatt utgangspunkt i 1961-loven, jf. varemerkeloven § 83 tredje ledd. Både Patentstyret og Klagenemnda kom til at de to merkene var beskrivende, siden merketeksten Santa Cruz ville bli oppfattet som en stedsangivelse.

Da saken gikk for tingretten, ble det anført fra statens side at det ikke var nødvendig å vurdere hvorvidt Santa Cruz var beskrivende eller ikke, ettersom NHS hadde akseptert unntaksanmerkningen på registreringstidspunktet. Retten var ikke enige i dette.

Før retten vurderte om Santa Cruz var et kjent sted for omsetningskretsen, ble det bemerket at denne vurderingen er utpreget skjønnsmessig, at vurderingen har et ikke ubetydelig preg av gjetting og at det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt.

Videre var det heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen i Norge har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med dette.

I den konkrete vurderingen fant retten at Klagenemnda hadde overvurdert omsetningskretsen og tillagt denne større detaljkunnskap om amerikansk geografi enn det var grunnlag for. Retten viste videre til at det er tolv byer eller steder i USA som heter Santa Cruz, og at en rekke steder i andre land bærer samme navn. Det ble også påpekt man i Norge ikke oppfatter Santa Cruz i California oppfattes som et berømt eller et spesielt kjent, men at det snarere tvert imot er snakk om en liten kystby med færre innbyggere enn Drammen. Videre var det heller ingen grunn til å tro at omsetningskretsen i Norge har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med dette. Retten påpekte også at det bare var 2005-merket som hadde en varefortegnelse som omfattet surfebrett, ettersom merket var registrert for «sportsartikler» i klasse 28. Også for denne type varer var forbindelsen mellom varene og byen Santa Cruz i California for svak til at den kunne begrunne registreringsnektelse. Når det gjelder varene 1992-merket var registrert for, kunne ikke retten se at Klagenemnda hadde etablert noen konkret forbindelse mellom disse varene og stedet Santa Cruz i California.

Når merketeksten ikke ble funnet beskrivende for de aktuelle varene, kom retten til at de to kombinerte merkene var registrerbare i henholdsvis 1992 og i 2005. Det var følgelig ikke nødvendig å vurdere innarbeidelsesdokumentasjonen eller om den figurative utformingen i seg selv tilførte det nødvendige særpreg.

Rettsvirkningen av at Klagenemndas vedtak ble kjent ugyldige, var at varemerkeregistreringene ble opprettholdt med unntaksanmerkninger som retten mente det ikke var grunnlag for. Staten har anket saken.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
Axactor eller Axa, det var spørsmålet. Foto: Varemerkenes hjemmesider.

I Axactor-saken (20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor.

I Axactor-saken (20-025915TVI-OTIR/04) var spørsmålet for Oslo tingrett om tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor var forvekselbare med tre eldre varemerkeregistreringer knyttet til betegnelsen «axa» tilhørende AXA INVESTMENT. Tingretten mente det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene, og opphevet derfor KFIRs kjennelser. En spesiell omstendighet i saken var at i etterkant av KFIRs avgjørelse hadde innsiger AXA Investment kommet til enighet med Axactor og trukket innsigelsen mot Axactor-varemerkene. Tingretten konkluderte imidlertid med at dette ikke var til hinder for å prøve om KFIRs vedtak

I Cinderella-saken*, som gikk for Oslo tingrett, hadde Patentstyret registrert merket CINDI for blant annet forbrenningstoaletter i klasse 11. Innehaveren av merket CINDERELLA, registrert for samme varer, leverte innsigelse mot registreringen. Patentstyret opprettholdt registreringen, men da saken ble vurdert av Klagenemnda, kom nemnda til at CINDERELLA-merket var velkjent, at det yngre merke CINDI skapte en assosiasjonsrisiko til det eldre merket, og at det yngre merket medførte en urimelig utnyttelse av det eldre merket.

Det ble vist til at en stor del av innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
OPP AV ASKEN: Innehaverne av varemerket Cinderella for forbrenningstoaletter hevder at varemerket CINDI ligner for mye på deres merke. Oslo tingrett var enig, men saken er anket. Foto: Henrik Pryser Libell.

Oslo tingrett var enig i Klagenemndas vurderinger. Det ble vist til at en stor del av innarbeidelsesdokumentasjonen var fra lokalaviser. For ikke mange år siden ville slik dokumentasjon neppe ha vist at merket var velkjent i Norge generelt. Retten viste imidlertid til at medieoppslag i lokale nettaviser også ville gi treff i nettbaserte søk, og at omsetningskretsen vil søke informasjon om de aktuelle varene nettopp på internett. Når det i tillegg ble vist til markedsføring fra riksdekkende medier, kom retten til at CINDERELLA var velkjent. I vurderingen av om det forelå assosiasjonsrisiko, viste retten til at CINDIs representant ble spurt om bakgrunnen for valg av merket CINDI, og at etter rettens syn talte for at en sentral motivasjon bak valget av CINDI som varemerke, var nettopp å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Videre kom retten til at CINDI og CINDEALLA ligner på hverandre i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand, og at bruken av merket CINDI innebar en urimelig utnyttelse av – eller skade på – det velkjente merkets særpreg.

Også denne saken er anket.

Retriever tilbyr sine kunder sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse sammendragene av artikler fra Dagens Næringsliv er i strid med avisens enerett til stoffet.

Retriever-saken står mellom avisen Dagens Næringsliv (DN) og Retriever AS (Retriever). Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. Retriever tilbyr sine kunder sammendrag av denne type saker, og spørsmålet i denne saken var om disse sammendragene av artikler fra Dagens Næringsliv er i strid med avisens enerett til stoffet. Dette er en dom det kan – og vil bli – skrevet mye om, og det mest spennende spørsmålet saken reiser, er samspillet mellom immaterialrettslovene og generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Når det gjelder det kjennetegnsrettslige, viste DN til at det fremgikk av Retrievers sammendrag at uttrekkene var hentet fra DN, og at medieovervåkningen innebar en omfattende bruk av DNs varemerker. Dette ville innebære at brukeren av Retrievers tjenester vil assosiere kvaliteten i Retrievers sammendrag med DNs journalistikk.

Retten kom imidlertid til at det avgjørende måtte være om Retriever brukte DNs varemerker i egen kommersiell kommunikasjon. Retten viste til at Retriever bruker eget varemerke for sine varer og tjenester, mens DNs merker kun brukes for å vise hvor originalinnholdet fra sammendraget kommer fra. Bruken av DNs merker var rent beskrivende, og retten kom til at bruken av DNs merker i sammendragene ikke innebar noen fare for at omsetningskretsen ville tro at det var en kommersiell forbindelse mellom Retriever og DN.

Retrievers handlinger var i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

Tingretten kom følgelig til at Retrievers bruk av DNs merker ikke krenket deres varemerkerett, men at Retrievers handlinger var i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Denne avgjørelsen vil bli nærmere gjennomgått i IP-trollets gjennomgang av markedsrettsåret 2020, som også vil kunne leses på Juridika Innsikt.

Den såkalte Norgesgjerde-saken (19-192181TVI-OTIR/06) gjaldt kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord på søkemotorer. Dette er et omstridt tema både varemerke- og markedsføringsrettslig, og domstolene og NKU har tidligere landet på motsatte konklusjoner om slik bruk er i strid med markedsføringsloven § 25, blant annet i Bank Norwegian-saken (omtalt av IP-trollet her og her), som skal opp for Borgarting lagmannsrett i 2021.

Dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen.

I Norgesgjerde-saken kom Oslo tingrett til at Kystgjerdets kjøp av blant annet kjennetegnene Norgesgjerdet og Vindex som søkeord, utgjorde varemerkeinngrep. Avgjørelsen står tilsynelatende i kontrast til tidligere praksis. I forhold til denne skiller saksforholdet i Norgesgjerde-saken fra tidligere praksis ved Kystgjerdets bruk av funksjonen "Dynamic Keyword Insertion" i Google og Bing for majoriteten av annonsene. Denne funksjonen innebærer at dersom noen søker på det kjøpte søkeordet, så kommer søkeordet automatisk rett inn i overskriften i annonsen (se illustrasjon nedenfor). Saksøkers søkeord VINDEX vises i Kystgjerdets betalte annonse. Som følge av inngrepet ble Kystgjerdet dømt til å betale totalt i overkant av 4 millioner kroner i vederlag og erstatning.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
IP-trollets nettside.

Bergen tingrett behandlet en sak mellom Voss Gondol/Resort og Loen Skylift (19-145093TVI-BERG/2), omtalt av IP-trollet her. Selv om kravet i saken var basert på markedsføringsloven § 30 (ulovlig etterligning) og § 25 (god forretningsskikk), stod to registrerte varemerker sentralt ved vurderingene. Mens Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere forhold) var i strid med Loens vern etter markedsføringsloven §§ 30 og 25. Basert på domspremissene står varemerkene helt sentralt ved begge vurderingene, og avgjørelsen reiser interessante spørsmål om forholdet mellom spesiallovgivning (kjennetegnsrett) og den mer generelle og skjønnsmessige markedsføringsretten. Dommen er anket og vil bli nærmere omtalt i IP-trollets gjennomgang av markedsføringsrettsåret 2020.

Mens Patentstyret hadde tillatt registrering både av Voss’ og Loens varemerker, kom Bergen tingrett til at Voss’ bruk sitt varemerke (samt noen ytterligere forhold) var i strid med Loens vern.

KFIRs mest omtalte avgjørelse på kjennetegnsrettens område i 2020 var VM20/99. I avgjørelsen kom KFIR til at logoen til mobilappen WhatsApp manglet tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, og at den ikke kunne registreres som figurmerke. I denne saken hadde WhatsApp lagt ved en rekke dokumentasjoner på at merket var brukt i stor utstrekning, men Klagenemnda bemerket at merket ikke var dokumentert brukt alene, uten tekstelementet «WhatsApp». Da kunne ikke figurmerket isolert sett anses innarbeidet. Avgjørelsen er omtalt her.

Praksis fra EU-domstolen

Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte Testarossa-biler.

I de forente sakene C-720/18 og C-721/18 Ferrari var forholdet at bilprodusenten Ferrari hadde registrert figurmerker med ordet «Testarossa». Bilen Ferrari Testarossa har ikke vært produsert siden 1990, men Ferrari har fortsatt å produsere og markedsføre deler til allerede produserte Testarossa-biler. Spørsmålet i sakene var om salg av slike reservedeler utgjorde «reell bruk» av merket for hele klassen, inkludert biler.

EU-domstolen la til grunn at det ikke var tilstrekkelig at Ferrari solgte brukte biler, fordi bruken av merket må være knyttet til den første gangen varemerkehaver bringer et produkt med merket til markedet. EU-domstolen la derimot til grunn at det i vareklasser som er snevert definert, og hvor gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, er tilstrekkelig at man kan påvise reell bruk av merket på enkelte av varene i klassen. Dette var tilfellet for bruken av «Testarossa» på reservedeler.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
FERRARI: Ferrari-saken i EU-domstolen kan innebære en interessant utvikling av varemerkeretten. Foto: Henrik Pryser Libell.

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene. Her kan det trekkes en parallell til avgjørelsen i Svane-saken fra Borgarting lagmannsrett. som er omtalt ovenfor.

For varer i brede vare- og tjenesteklasser som kan deles inn i flere underkategorier, er det derimot en forutsetning at varemerkehaver påviser reell bruk innenfor alle disse underkategoriene.

En annen sak fra EU-domstolen er avgjørelsen i C-809/18 (John Mills). I denne saken var et forvekselbart merke søkt registrert av en som skulle distribuere varene for merkehaveren på det europeiske markedet. Merkehaver krevde så registreringen overført til seg, og spørsmålet var om en slik overføring fant hjemmel i den gamle varemerkeforordningen (207/2009) artikkel 8 nr. 3. Denne artikkelen tilsvarer artikkel 5 nr. 3 i varemerkedirektivet, som skal gjennomføres i norsk rett gjennom en ny § 4 a siste ledd, og en endret § 16 b i varemerkeloven.

Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg. For eksempel med avtale med merkehaver.

EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt, og at det avgjørende var om det forelå et avtalebasert samarbeid der den ene ivaretok den andres interesser, sml. avsnitt 85.

Det er uvisst når endringene i varemerkeloven trer i kraft, men denne avgjørelsen vil ha betydning for hvordan tilsvarende ord og uttrykk i den nye § 4 a og i den endrede § 16 bokstav b, skal forstås når disse trer i kraft.

Kjernen i artiklene og i bestemmelsen er at merkehaver kan kreve et varemerke overført til seg dersom en agent eller en representant for merkehaveren har fått registrert merket i sitt navn, uten å kunne godtgjøre at de hadde adgang til få merket registrert på seg.

I sak C-371/18 SKY var spørsmålet for EU-domstolen om diverse varemerkeregistreringer relatert til betegnelsen SKY var ugyldig for dataprogrammer (software). SKY tilbød ingen varer eller tjenester i disse vare- eller tjenestesteklassene. EU-domstolen konkluderte først med at varemerker ikke kan kjennes helt eller delvis ugyldig fordi vareangivelsen er uklar og lite presis. Videre uttalte EU-domstolen at et varemerke må anses for å være levert i ond tro først når det er sannsynliggjort at en søknad har til hensikt å skade tredjeparters interesser på en måte som er i strid med god markedsføringsskikk, eller oppnå en enerett for andre formål enn det som følger av varemerkets funksjoner.

Avgjørelsen i sak C-567/19 (Amazon) gjaldt varemerkebruk på netthandelsplattformer. Saken omhandlet netthandelselskapet Amazons oppbevaring av tredjeparts varer forut for tredjeparts markedsføring, og eventuelt salg gjennom nettstedet amazon.de.

EU-domstolen kom til at uttrykket «agent eller representant» skulle tolkes vidt.

Spørsmålet i saken var blant annet om oppbevaring av varer som krenker en annens varemerkerett, innebar en krenkelse av varemerkeretten. EU-domstolen kom til at oppbevaringen ikke kunne anses som varemerkebruk etter artikkel 9 i de to varemerkeforordningene 207/2009 og 2017/1001. Oppbevaringen krenket følgelig ikke varemerkeretten. Varemerkeloven § 4 er ment å tilsvare artikkel 9, og avgjørelsen får betydning i vurderingen av omfanget av innehavers beskyttelse også etter norsk rett. Avgjørelsen er omtalt her.

I sak C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken var spørsmålet for EU-domstolen hvordan distinktiviteten skal vurderes for posisjonsmerket når de brukes for tjenester og ikke varer, og er plassert på varer som brukes for å utføre tjenestene, herunder om det er nødvendig for varemerket å avvike vesentlig fra normen for den aktuelle sektoren for å anses for å ha tilstrekkelig distinktiv evne. Bakgrunnen for spørsmålet var Östgötatrafikens varemerkesøknad for et ellipseformet varemerke i ulike kombinasjoner av rødt, hvitt og oransje som var søkt registrert for flere transporttjenester i klasse 39. Merkene var søkt registrert på busser og tog, men søknaden var akkompagnert av beskrivelsen «colouring of vehicles in the colours red, white and orange, as shown» – og omfattet ikke formen til kjøretøyene. Patent- och registreringsverket avviste søknaden under henvisning til at merkene kun ville oppfattes som dekor og ikke som varemerker, og derfor ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Patent- og marknadsdomstolen mente at denne typen merker måtte avvike betydelig fra hva som var gjengs i bransjen for å kunne registreres, og avviste søknaden.

EU-domstolen pekte på at et varemerkes viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, og at distinktivitetsvurderingen må vurderes i lys av varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for, og oppfatningen i den relevante omsetningskretsen. Hvor et varemerke utelukkende er ment brukt på varer benyttet for å levere tjenesten, kan imidlertid ikke merkets distinktivitet vurderes uavhengig av omsetningskretsens oppfatning av merket plassert på disse varene – til tross for at disse varene ikke er gjenstand for søknaden. Avgjørende er om fargekombinasjonene på transportmidlene gjør den gjennomsnittlige forbruker i stand til å skille mellom transporttjenestene levert av Östgötatrafiken og transporttjenestene levert av tredjeparter.

Der merket består av formen til varen søknaden gjelder.

Om bransjenormer uttalte EU-domstolen at dette er relevant der merket består av formen til varen søknaden gjelder, men ikke for nærværende situasjon hvor fargekomposisjonen var «systematically arranged and spatially limited». De omsøkte merkene gjaldt klart definerte grafiske elementer som ikke var ment å representere varer eller området for tjenestene «by the mere reproduction of the lines and the contours», og det var derfor ikke nødvendig å se hen til om merkene skilte seg vesentlig fra normen i den relevante bransjen.

*Artikkelforfatter Julius Berg Kaasin arbeider i GjessingReimers som har vært involvert i flere av de omtalte sakene. Han representerte selv saksøker NHS, Inc. i saken mot Staten v/KFIR vedrørende Santa Cruz-varemerkene. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.

Juridika Innsikt har et samarbeid med IP-trollet. I november 2020 presenterte vi de viktigste sakene fra 2020 på tvers av hele immaterialrettens område. Besøk iptrollet.no for jevnlige oppdateringer fra immaterialrettens område. IP-trollet står også bak immaterialrettspodcasten «Huldrapodden» – hvor navnet er inspirert av Høyesteretts avgjørelse i den kjente opphavsrettssaken «Huldra i Kjosfossen» (HR-2007-1613-A).

I en serie på fem ekspertkommentarer, presenterer IP-trollets skribenter rettsutviklingen det siste året innen rettsområdene opphavsrett, patentrett, designrett, kjennetegnsrett og markedsføringsrett.

I denne delen er det Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin.

Nytt i kjennetegnsretten 2020-21
TROLL OG INNSIKT: Juridika Innsikt samarbeider med IP-trollet om å bringe faglige oppdateringer på IP-retten til jussen. Faksimile fra Juridika Innsikt

Saken er laget i samarbeid mellom Juridika Innsikt og IP-trollet.

Juridika Innsikt mottar gjerne tips til spennende saker på feltet til henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

IP-trollet tar gjerne imot tips til iptrollet@gmail.com.