Ekspertkommentar

Nytt i markedsføringsrett

Nytt i markedsføringsrett
BATTLE OF THE BRANDS: IP-trollet og Juridika Innsikt oppsummerer hva som er nytt i markedsføringsretten. Blant annet er det kommet ny rettspraksis på når noen har stjålet andres merkevareklær, i form av logoer og slagord, blant annet i Monster-saken der det (blant annet) står mellom Unleash the instinct og Unleash the beast. Illustrasjonsfoto fra Picadilly Circus.
Lesetid ca. 14 minutter

I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt her de viktigste begivenhetene i immaterialretten i året som gikk. Her gjennomgås markedsføringsrettsåret 2020. På lovgivningssiden kan særlig lov om god handelsskikk nevnes. Fra rettspraksis er Retrieversaken, Loen Skylift mot Voss Gondol og Monster-saken viktige avgjørelser fra året som har gått.

Denne teksten ble først publisert på IP-trollet

Nytt i markedsføringsrett
Kristine Juell Johnsen er advokat i seismikk-konsernet Shearwater GeoServices, hvor hun blant annet har ansvar for å forvalte konsernets patentportefølje og bistår med beskyttelse og utnyttelse av selskapets immaterielle rettigheter. Johnsen har også flere års erfaring som advokat i Advokatfirmaet Selmer AS, hvor hun også bisto med rådgivning innenfor immaterialrett.

1. Nytt på lovgivningsfronten

Ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trådte i kraft 1. januar 2021. Loven er en offentligrettslig regulering av dagligvareaktørenes kommersielle forhandlinger, og det uttalte formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører og videreforhandlere i dagligvarebransjen, samt dagligvareaktørers innkjøp for videresalg til andre deler av virksomheten, eksempelvis storkjøkken – den kommer ikke til anvendelse for avtaleforholdet mellom primærprodusenter og industriaktører, eller næringsdrivende og forbrukere. Tilsynsmyndighet under den nye loven er lagt til det nyopprettede Dagligvaretilsynet.

Tilsynsmyndighet under den nye loven er lagt til det nyopprettede Dagligvaretilsynet.

Loven inneholder blant annet en generalklausul om god handelsskikk (§ 3) og et vern mot etterligninger (§ 9). Bestemmelsene er til forveksling like markedsføringsloven §§ 25 og 30, og i forarbeidene bekreftes det også at praksis etter §§ 25 og 30 vil være relevant så lenge forholdet faller inn under lovens virkeområde. Det blir spennende å se samspillet mellom disse to regelsettene i tiden fremover. Loven oppstiller også flere konkrete plikter for partene, herunder formkrav til avtalene - som må være skriftlige og fullstendige – samt flere bestemmelser som knytter seg til lojalitet i kontraktsforhandlinger.

Lov om forretningshemmeligheter trådte (endelig) i kraft 1. januar 2021. Loven erstatter de tidligere bestemmelsene i markedsføringsloven §§ 28 og 29. IP-trollet har tidligere omtalt lovforslaget.

Loven inneholder blant annet en generalklausul om god handelsskikk (§ 3) og et vern mot etterligninger (§ 9).

2. Ny rettspraksis

Loen Skylift vs Voss Gondol

Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019, med Voss Gondol AS som driftsselskap. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte.

Bergen tingrett avsa i november 2020 dom i saken mellom Loen Skylift AS mot Voss Gondol AS og Voss Resort AS. Loen Skylift har siden mai 2017 drevet gondolen med samme navn. Taubanen som i dag kalles Voss Gondol ble flyttet, ombygd og gjenåpnet sommeren 2019, med Voss Gondol AS som driftsselskap. Våren 2019 ble Loen Skylift gjort oppmerksomme på at Voss Gondol brukte et kjennetegn i markedsføringen, som etter deres skjønn var for lik det kjennetegnet de selv brukte. Voss Gondal etterkom imidlertid ikke Loen Skylifts krav om å opphøre med bruken av den omtvistede logoen og saken endte i Bergen tingrett.

For Bergen tingrett anførte Loen Skylift at bruken av Voss Gondols kjennetegn var i strid med markedsføringsloven § 30. I tillegg ble det anført brudd på markedsføringsloven § 25, da Loen Skylift mente Voss Gondol også hadde etterlignet animasjonseffekter i sine markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur». Bergen tingrett ga Loen Skylift fullt medhold og kom til at Voss Gondol måtte betale vederlag tilsvarende den vinningen som var oppnådd ved overtredelsen etter markedsføringsloven § 48 b.

Nytt i markedsføringsrett
Loen Skylifts logo.

Loen Skylift mente Voss Gondol også hadde etterlignet animasjonseffekter i sine markedsføringsvideoer og at slagordet «sommerens letteste topptur» var for likt Loen Skylifts slagord, «Norges letteste topptur».

Saken har fått kritikk fra IP-trollets Morten Smedal Nadheim i månedsoppsummeringen for november, blant annet fordi tingretten tilsynelatende har lagt til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre. I stedet har tingretten gått rett til vurderingen av mulig forvekslingsfare. I vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare finner tingretten heller ikke grunn til å vektlegge at Patentstyret tidligere hadde registrert både kjennetegnet til Loen Skylift og Voss Gondol for identiske tjenester, herunder taubanevirksomhet og transport med taubane i klasse 39. Professor Tore Lunde har kritisert avgjørelsen på rett24.no. Saken er anket.

Saken har fått kritikk fra IP-trollets Morten Smedal Nadheim i månedsoppsummeringen for november, blant annet fordi tingretten tilsynelatende har lagt til grunn at Voss Gondols kjennetegn var en etterligning, uten først å vurdere særskilt om det yngre kjennetegnet etterlignet det eldre.

Monster-saken

Nytt i markedsføringsrett
Monster og Manimals.

Monster-saken er avgjort i Borgarting lagrett. Saken gjaldt både spørsmål om varemerkeinngrep og om brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25 – og det er naturlig nok de to sistnevnte spørsmålene som er mest relevant for denne årsoppsummering. Monster Energy Company reiste i 2018 søksmål mot Manimal Energy AS med krav om at Manimal skulle forbys å bruke kjennetegnet «Unleash the instinct within you», samt forbys å markedsføre og selge selskapets energidrikker i med den emballasje som avbildet under. Monster har registrert varemerket «UNLEASH THE BEAST!» (samt flere andre varemerker med ordene «UNLEASH» og «BEAST»), og bakgrunnen for kravet etter markedsføringsloven var særlig Manimals bruk av ordet «Unleash» i kombinasjon med likheter i fargebruk og layout på emballasje og i markedsføring/kommunikasjon. Tingretten og lagmannsretten ga Manimal fullt medhold. Under markedsføringsloven § 30 sa lagmannsretten seg i hovedsak enig i Manimals anførsler om ulikhetene mellom produktenes emballasje. Monster og Manimals produkt hadde forskjellig navn, som var plassert tydelig på boksenes forside og navnene hadde forskjellig farge og forskjellige skrifttyper. Manimals boks hadde bilde av et panter- og menneskehode og en tegning av et panterhode, mens Monsters boks ikke hadde bilde av verken dyr eller mennesker. Plassering av slagord var heller ikke lik, og boksene hadde også ulik størrelse. Det som gjensto da var fargene, hvor lagmannsretten var enig i at det var likhet. Så forskjellige som boksene ellers var, fant imidlertid ikke lagmannsretten at fargebruken alene kunne medføre forvekslingsfare.

Også i denne saken kan det fremstå som at retten ikke vurderer spørsmålet om det foreligger en etterligning isolert fra spørsmålet om forvekselbarhet. Om dette er fordi retten fant det åpenbart eller valgte å «hoppet over gjerdet der det var lavest» er uklart.

Også i denne saken kan det fremstå som at retten ikke vurderer spørsmålet om det foreligger en etterligning isolert fra spørsmålet om forvekselbarhet. Om dette er fordi retten fant det åpenbart eller valgte å «hoppet over gjerdet der det var lavest» er uklart. Om markedsføringsloven § 25 nøyer retten seg med å vise til at det ikke finnes elementer i saken som ikke fanges opp av markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4. Monster fikk altså heller ikke medhold her.

Retriever-saken

DN tok i juli 2018 ut stevning mot Retriever med påstand om at de skulle forbys å skrive sammendrag eller resymé, levere mediearkivtjenester eller medieanalyse av innhold publisert i DNs papirutgaver, nettsteder og apper, samt krav om erstatning.

Mot slutten av 2020 fattet Oslo tingrett dom i Retriever-saken mellom Dagens Næringsliv (DN) og Retriever Norge AS (Retriever). DN tok i juli 2018 ut stevning mot Retriever med påstand om at de skulle forbys å skrive sammendrag eller resymé, levere mediearkivtjenester eller medieanalyse av innhold publisert i DNs papirutgaver, nettsteder og apper, samt krav om erstatning. Som grunnlag for sin påstand viste DN til både krenkelse av opphavsrett, varemerkerett og bruk i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Tingretten ga Dagens Næringsliv medhold i sistnevnte, men fant ikke at Retrievers bruk av DNs innhold var i strid med eneretten i åndsverkloven eller DNs varemerkerett, omtalt i IP-trollets gjennomgang av nytt i varemerkeretten.

Retriever leverer en medieovervåkingstjeneste, der kundene blant annet kan få en oversikt over når deres virksomhet er omtalt i media. DN og Retriever hadde siden tidlig 2000-tallet hatt ulike avtaler knyttet til bruk av DNs innhold i slike tjenester. Etterhvert som mediemarkedet endret seg, ble imidlertid mer og mer av innholdet gjort tilgjengelig på internett. Dagens Næringsliv hadde eksklusivt stoff i papiravisen og bak betalingsmur på dn.no, men mente at det ble billigere for avislesere å kjøpe tilgang til fulltekstinnhold gjennom medieovervåkere som Retriever enn å kjøpe direkte fra DN. Partene ble følgelig ikke enig om noen ny avtale og fra og med sommeren 2017 hadde ikke Retriever rett til å bruke DNs innhold i egne tjenester. Retriever fortsatte imidlertid å leverer overvåkning av DN ved å skrive sammendrag av artiklene fra DN. Det var dette DN reagerte på og som resulterte i søksmål sommeren 2018.

Dagens Næringsliv hadde eksklusivt stoff i papiravisen og bak betalingsmur på dn.no, men mente at det ble billigere for avislesere å kjøpe tilgang til fulltekstinnhold gjennom medieovervåkere som Retriever enn å kjøpe direkte fra DN.

Den generelle oppfatning er at markedsføringsloven § 25 kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse, men først og fremst om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen og som hensynet til sunn konkurranse tilsier at bør gis et vern utover det som følger av spesialbestemmelsen. Dette var også tingrettens utgangspunkt, som deretter la til grunn at vurderingen måtte gjøres konkret og innenfor den standard eller forretningsskikk som eksisterte i bransjen.

I den konkrete vurderingen viste tingretten til at det i bransjen hadde vært vanlig med avtaler for utnyttelse av stoff i mediearkiv, medieanalyse og medieovervåkning. Retriever hadde dermed, når de tilbød medieovervåkning av DN uten avtale, opptrådt i strid med en etablert bransjepraksis. Det problematiske lå i at Retriever - ved tilgjengeliggjøring av sammendrag og nedlastning av åpent innhold – bevisst hadde lagt seg helt opp til grensen for opphavsrettsbrudd. At Retriever valgte denne løsningen etter et langvarig forretningsmessig samarbeid med DN, og med full kunnskap om endringen av pengestrømmen i mediebransjen, var en skjerpende faktor. Retten la også en viss vekt på det de mente var en klar kvalitetsforringelse fra avisartiklene i Retrievers sammendrag.

At Retriever valgte denne løsningen etter et langvarig forretningsmessig samarbeid med DN, og med full kunnskap om endringen av pengestrømmen i mediebransjen, var en skjerpende faktor.

Saken illustrerer hvordan markedsføringsloven § 25 kan supplere de egentlige immaterialrettslovene, ved at generalklausulen åpner for en bredere og mer skjønnsmessig helhetsvurdering der mer subjektive forhold også kan spille inn. Dette vil kunne gi et annet utfall enn de mer objektive reglene som karakteriserer enerettsposisjonene i de egentlige immaterialrettslovene. Uten at det tas stilling til om og hvordan dette eventuelt ville påvirket resultatet, er det imidlertid flere momenter som gjerne kunne vært utdypet i tingrettens vurdering. Et av tingrettens hovedargumenter er tilsynelatende at Retriever bevisst har lagt seg opp mot grensen for det lovlige fra et opphavsrettsperspektiv - altså en form for omgåelseshensikt - men likevel slik at man har holdt seg innenfor opphavsrettens grenser. Tingretten utdyper ikke hvordan dette argumentet står seg opp mot utgangspunktet om at det må foreligge elementer i saken som ikke fanges opp av spesiallovgivningen. Tingretten legger også (tilsynelatende) det de opplever som bransjepraksis til grunn uten nærmere vurdering av innholdet i denne og hvordan den står seg i forhold til opphavsretten. Dette kunne med fordel vært forklart nærmere.

Interessante saker fra Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU)

Nytt i markedsføringsrett
Nortura og Nordfjords emballasje.

Saken mellom DNB og SHE Community (sak 5/2020) har fått mye mediedekning. DNB var klaget inn av SHE Community AS, en gründervirksomhet innen konsulent- og formidlingstjenester, som arbeider for å fremme likestilling i næringslivet. Siden 2017 hadde virksomheten til SHE Community særlig vært rettet mot kvinner som investorer og gründere, markedsført under kjennetegnet SHE Invest og SHE Invests.

DNB og SHE Community hadde historisk hatt et visst samarbeid, og hadde også hatt en dialog om en større samarbeidsavtale knyttet til tiltak rettet mot kvinnelige gründere og investorer, men DNB valgte å ikke gå videre med dette. I stedet lanserte DNB i 2019 sitt eget konsept, #huninvesterer, som hadde til hensikt å få kvinner til å investere mer. SHE Community reagerte på navnevalget og klaget DNB inn for NKU med påstand om rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk.

NKU fant at betegnelsen SHE Invests var fullt ut beskrivende for virksomhet rettet mot å fremme kvinners investeringer, og markedsføringsloven § 30 kunne derfor ikke komme SHE Community til unnsetning. NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av lignende virksomhet under den lignende betegnelsen “hun investerer”, var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. NKU vektla særlig det tidligere samarbeidet og dialogen om utvidet samarbeid, samt DNBs posisjon som stor og veletablert bedrift som lett ville kunne fortrenge den langt mindre, SHE Community. Ved å ta i bruk kjennetegnet “hun investerer” hadde ikke DNB utvist tilstrekkelig lojalitet - de holdt ikke tilbørlig avstand til SHE Community. Saken er tidligere omtalt av Immaterialrettstrollet her, og er forlikt.

NKU fant imidlertid at DNBs opptreden ved avslutningen av samarbeidet, sammenholdt med lanseringen av lignende virksomhet under den lignende betegnelsen “hun investerer”, var i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

NKU behandlet flere etterligningssaker begrunnet i emballasjedesign. En av disse var sak 4/2020 mellom Nortura SA og Nordfjord Kjøtt AS. Nortura hadde klaget inn Norfjord for etterligning av deres emballasjedesign for Gilde karbonader, kjøttboller og kjøttkaker etter markedsføringsloven § 30. NKU fant at Norturas emballasjedesign hadde begrenset vern, da det besto av en sammenstilling av generiske elementer, men på grunn av markedsandel og omsetning hadde Nortura likevel opparbeidet segen beskyttelsesverdig interesse knyttet til emballasjedesignet. NKU fant videre at Nordfjord ikke hadde utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad, men heller lagt seg tett på markedslederen – og fant dermed at etterligningshensikt var bevist.

Utvalget fant også at det forelå forvekslingsfare. NKU pekte på at det dreide seg om dagligvareprodukter som ble handlet uten nevneverdig overveielse i kjøpsøyeblikket. Da hjalp det ikke at begge posene var tydelig merket med leverandørenes varemerke.

NKU har de siste årene tilsynelatende lagt mye vekt på tydelig og innarbeidet kjennetegn i vurderingen av forvekslingsfare. Som eksempel kan nevnes to Orkla-saker for NKU, mot henholdsvis Unil AS (10/2016)* og Maarud AS (6/2018), hvor godt synlige og kjente varemerker tilsynelatende var ett av hovedargumentene for å konstatere at det ikke foreslå forvekslingsfare. Saken mellom Nortura og Nordfjord utgjør kanskje ikke et tydelig brudd med denne praksisen, men det kan tyde på at NKU fremover vil legge noe mindre vekt på kjente og synlige kjennetegn i forvekselbarhetsvurderingen dersom øvrige forhold tilsier at det er en risiko for forveksling.

En viss støtte for dette finnes også i flertallets uttalelse i sak 7/2020 hvor Mills AS hadde klaget inn Coop Norge AS for etterligning av emballasjen til Melange. Coop lanserte sin Coop-margarin i ny forpakning (som avbildet under) og under navnet Bak & stek.

Nytt i markedsføringsrett
Coops omstridte margarinforpakning og Mills Melange-emballasje.

Flertallet fant at det forelå en etterligning. De pekte på at Melange margarin, som markedsleder innenfor segmentet margarin, gjennom en årrekke hadde innarbeidet sitt design. Selv om dette ikke ga Mills en enerett til fargevalget – gull, grønt og rødt – var måten Coop hadde anvendt disse fargene en etterligning – fargekombinasjonen kunne vært benyttet uten å gå Mills for nær. Det forelå også forvekslingsfare. Coop hadde tilført visse atskillende elementer, men disse fremsto i følge flertallet som mer stilistiske sjablonger og ikke som adskillende elementer. Det var i følge flertallet heller ikke tilstrekkelig at Coop hadde anvendt sin Coop-logo på produktet. Det mest iøynefallende navnet var Bak & stek, og bruk av et så generisk uttrykk gjorde det vanskelig for forbruker å forstå at dette var et eget merke.

Emballasjeutformingen var etter flertallets syn også en urimelig utnyttelse av en originalleverandørs unike posisjon oppnådd gjennom langvarig markedsføring og konsistent emballasjeuttrykk. Det var et skjerpende moment at en dagligvarekjede introduserte et kopiprodukt som lå i hyllen ved siden av originalen. Det forelå dermed brudd på markedsføringsloven § 30 . Mindretallet kom imidlertid til motsatt resultat under henvisning til at det ikke forelå forvekslingsfare, blant annet under henvisning til at gjennomsnittsforbrukeren ville savne Mills’ velkjente logo Melange, og gjenkjenne Coops røde logo, og dermed forstå at det er dagligvarekjedens eget merke. Mindretallet legger altså tilsynelatende ikke bare vekt på tilstedeværelsen av Coops logo, men også fraværet av Mills velkjente logo – en linje som synes å være mer i tråd med NKUs «gamle praksis». Jeg mener det er gode grunner for å ikke legge så stor vekt på velkjente kjennetegn i etterligningssaker som NKU tilsynelatende har gjort i enkelte tidligere saker. Dette vil i praksis kunne uthule etterligningsvernet for de mest kjente aktørene – en konkurrent vil (satt på spissen) kunne legge seg nærmere et design supplert med et godt kjent kjennetegn, enn de kan for mindre kjente aktører og kjennetegn. Dette fremstår ikke som godt forankret i en bestemmelse hvis formål i bunn og grunn er å hindre «snylting» på andres innsats og investeringer. At et godt synlig kjennetegn er et element i vurderingen kommer man nok ikke unna, men det bør ikke være dette som er det avgjørende argumentet på vektskålen.

NKU har også behandlet etterligningssaker utenfor dagligvarebransjen i året som har gått. Et eksempel på dette er saken mellom Izipizi S.A.S. og BA Optikk AS (sak 3/2020). Spørsmålet i saken var om innklagede, BA Optikk, hadde lagt seg for nærme Izipizi med sin produktserie av lavt prisede lesebriller solgt under kjennetegnet SEE CLEAR. Izipizi på sin side er et fransk foretak som siden etableringen i 2010 hadde blitt en internasjonal produsent og distributør av lese- og solbriller i et rimelig prissjikt. Izipizi hadde i frem til 2017 benyttet kjennetegnet SEE CONCEPT, men endret dette til IZIPIZI i starten av 2017.

NKU delte seg i et flertall og mindretall, hvor flertallet fant at det forelå en etterligning i strid med § 30.

Nytt i markedsføringsrett
BA Optikks og Izipizis brilleemballasje.

Flertallet viste til at klager hadde valgt en emballasje som i det norske markedet representerte noe nytt. Selv om den som tar en internasjonal trend til Norge, normalt ikke kan forvente etterligningsvern, hadde imidlertid Izipizi bearbeidet markedet og fått en beskyttelsesverdig markedsposisjon for ferdige lesebriller i attraktiv design. Når innklagede hadde valgt et utseende hvor flere elementer viste påfallende likhet med Izipizis design, var det grunnlag for å konstatere etterligningshensikt. Det ble også vist til likhet i utseendet til eskenes innhold, samt valg av kjennetegn – SEE CLEAR – som var likt klagers tidligere kjennetegn SEE CONCEPT. Dette underbygget at innklagede ikke hadde noe ønske om å tydeliggjøre at dette var et annet produkt enn Izipizis produkt. Likhetene var store nok til at flertallet mente det forelå forvekslingsfare når brillene ikke ble solgt i de samme butikkene. Dermed var det også kort vei til å konstatere urimelig utnyttelse og § 30 ble ansett overtrådt.

I 2021 venter vi i spenning på flere spennende avgjørelser, herunder ankesaken i Bank Norwegian-saken, og kanskje også i saken mellom Loen Skylift og Voss Gondol.

I 2021 venter vi i spenning på flere spennende avgjørelser, herunder ankesaken i Bank Norwegian-saken, og kanskje også i saken mellom Loen Skylift og Voss Gondol, som også skal være anket. Kanskje vil også året som kommer gi oss et bedre bilde av samspillet mellom ny lov om god handelsskikk og markedsføringslovens eksisterende regler for god forretningsskikk og etterligningsvern.

Saken er laget i samarbeid mellom Juridika Innsikt og IP-trollet.

Juridika Innsikt mottar gjerne tips til spennende saker på feltet til henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

IP-trollet tar gjerne imot tips til iptrollet@gmail.com.

Les mer om IP-rett

Oppsummeringer av IP-trollet 2020

Opphavsåret 2019 inkluderte EUs digitalmarkedsdirektiv, Høyesteretts behandling iCloud-innbrudd, Lovdata- og Popcorn Time, Appear- og Riks TV-sakene, slik Juridika Innsikt rapporterte.