IP-trollet: Nytt i patentretten

Ny patentdomstol på vei i Europa, Forsker-saken (HR-2020-2017-A) avgjort i Høyesterett, Paprikasaken (G3/19) endelig avgjort i europeisk panterett og en pirrende sak om smoltifisering skal opp for Borgarting (LB-2021-9229). I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt her de viktigste begivenhetene i patentretten fra IP-trollforfatter og patentadvokat Yngve Øyehaug Opsvik.

Om forfatteren

2020 var et stille år i patentretten, skriver artikkelforfatteren, men brakte likevel noen nyheter og viktige rettskilder:

• avgjørelsen fra Høyesterett har vi Forsker-saken HR-2020-2017-A, der striden stod om rettigheten til oppfinnelsen var overdratt til universitetet.

• I europeisk patentrett ble G 3/19 – Paprika-saken avgjort. Planter og dyresorter som oppnås kun gjennom biologiske prosesser kan ikke lenger kan patenteres i Europa og erstatter “Tomatoes II” og “Broccoli II”

• Borgarting en interessant tvist om STIMs smoltifisering (Juridika Innsikts oppsummering).

Denne teksten ble først presentert på IP-trollet (i mars 2020)

2020 har vært et dårlig år for mange ting. Man kan nok også si at det har vært et dårlig år for patentretten. Det skjedde i alle fall ikke så fryktelig mye spennende i fjor innenfor dette området. Det var relativt få avgjørelser og ingen radikale avklaringer. Helt stille har det likevel ikke vært, og i det følgende oppsummerer vi det siste årets avgjørelser fra norske domstoler og en avgjørelse fra det europeiske patentstyret (EPO) som har stor betydning både prosessuelt og for patenter på biotekområdet.

2020 har vært et dårlig år for mange ting. Man kan nok også si at det har vært et dårlig år for patentretten.

19-179856TVI-STRO Augmenti i tingretten – Patentsøknad på fritiden

Sør-Trøndelag tingrett avsa 3. februar en interessant dom som gjaldt oppfinnerens plikter ovenfor den som senere overtar rettighetene til oppfinnelsen (sak 19-179856TVI-STRO). Teknisk Ukeblad omtalte tvisten under undertittelen: «Skrev patentsøknad på fritiden.» Geir Meyer hadde vært utleid til firmaet Augmenti AS og hadde arbeidet med utviklingen av ARBiN, et kikkertsikte med augmented reality-funksjonalitet for bruk i forsvaret. Hans oppgaver hadde blant annet bestått i å bistå med utarbeidelse av patentsøknaden. Meyer sto som medoppfinner i patentsøknaden som ble innsendt. Augmenti og Meyer ble uenige om vederlaget for arbeidet han hadde gjort for selskapet. Som følge av denne uenigheten nektet Meyer å bidra til signering av dokumenter som var nødvendig for patentering i USA. Augmenti reiste sak med krav om at Meyer bidro til gjennomføringen av patentsøknadene. Sør-Trøndelag tingrett ga Augmenti medhold. Retten baserer seg på et nytt konsept i norsk patentrett, en «patentrettslig lojalitetsplikt», som innebar at en oppfinner som har overført retten til oppfinnelsen til andre, på grunn av formål- og systembetraktninger, blant annet vil ha plikt til å medvirke til å underskrive på dokumenter som kreves for patentering.

Retten baserer seg på et nytt konsept i norsk patentrett, en «patentrettslig lojalitetsplikt», som innebar at en oppfinner som har overført retten til oppfinnelsen til andre, på grunn av formål- og systembetraktninger

Retten tar ikke stilling til rekkevidden for denne plikten for øvrig eller hvilke andre handlingsplikter som følger av den patentrettslige lojalitetsplikten. Etter min mening er det uheldig at det oppstilles en ny ulovfestet regel om patenthavers medvirkning til patentering, når det samme resultatet vil kunne oppnås ved en alminnelig avtalerettslig betraktning om konsekvensene av å overføre rettighetene til en oppfinnelse. En konsekvens av at avgjørelsen bygges på denne nye, ulovfestede forpliktelsen, er at oppfinneren ikke kan holde tilbake sin ytelse dersom han ikke får betalt det avtalte vederlaget for overføringen av rettighetene. Dette er eksplisitt i dommen. Det synes ikke umiddelbart å være et rimelig resultat. Det kan godt tenkes at konklusjonen her er riktig, med ved å bygge på nye, ulovfestede forpliktelser som tidligere er ukjent i norsk rett, kompliseres et greit rettsforhold unødig mye.

18-100119TVI-OTIR/05 STIMs smoltifisering

I en mer tradisjonell ugyldighets- og inngrepssak mellom STIM og Biomar ble det avsagt dom den 21. februar i Oslo tingrett (sak 18-100119TVI-OTIR/05). En sak om midlertidig forføyning ble avgjort av Borgarting lagmannsrett i april. Saken gjaldt og gjelder STIMs patent for en fremgangsmåte for tilsetting av salt i fôr og vann for å forberede fisk på overgangen til saltvann (smoltifisering) og for et produktpatent som gjaldt et fôr med samme formål. Dette er en prosess som i utgangspunktet skjer naturlig, og som er nødvendig for at fisken skal klare seg når man overfører den fra ferskvann til saltvann. Det er ønskelig i industrien å kunne kontrollere og fremskynde denne prosessen. Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å styre lysforholdene. I disse patentene endret man isteden hva fisken inntar, og lysstyring kunne brukes i tillegg eller sløyfes. Tingretten kom til at begge patentene var gyldige.

Det var gjort inngrep i produktpatentet frem til Biomar endret sammensetningen av det slik at det ikke lenger falt inn under kravene. Det mest interessante i saken er drøftelsen av spørsmålet om det forelå middelbart patentinngrep i fremgangsmåtepatentet. Biomar hadde bare levert et fôr som var egnet til å brukes i den patenterte metoden. Imidlertid ville mange av Biomars kunder også tilsette salt i merdene slik at å bruke fôret i kombinasjon med tilsetting av saltet ville utgjøre inngrep i patentet. Tilsettingen av saltet skjedde ikke med formål om å styre smoltifiseringsprosessen, men for å kontrollere ph-verdien i vannet. Biomar måtte vite at slikt salt ble tilsatt for å formulere sitt fôr, og retten la dette til grunn. Samtidig var det klart at Biomars fôr virket etter sin hensikt også uten tilsetting av dette saltet. Retten kom til at det ikke forelå et middelbart patentinngrep. Hensikten med salget av fôret var ikke å sette kjøperen i stand til å utnytte oppfinnelsen. Tilsetningen av saltet skjedde uavhengig av hvilket fôr som ble benyttet og hadde et annet formål enn å oppnå patentets løsning. Når fôret i tillegg fungerte etter sin hensikt uten tilsetning av saltet, forelå det ikke et middelbart patentinngrep. Konklusjonen baserer seg på en vurdering av de subjektive intensjonene til den påståtte inngriperen. I et tilfelle hvor selger må vite med sikkerhet at alle patentets trekk vil oppfylles ved bruk av det man selger til det formålet det er ment for, gir dette etter min mening rom for omgåelse. Biomar ble dømt for brudd på markedsføringslovens § 25 for salget av fiskefôret i perioden etter at sammensetningen ble endret slik at det gikk klar av patentkravene. Ved å ikke opplyse om at sammensetningen var endret, nøt Biomar fortsatt godt av patentinngrepet også etter at det var avsluttet, og dette var i strid med god forretningsskikk. Saken er altså anket, og venter behandling.

19-168541TVI-SUMO Stims moltifisering 2

Sunnmøre tingrett behandlet en annen sak om STIMs produktpatent, og dom ble avsagt 20. mai 2020 (sak 19-168541TVI-SUMO). I den saken gjaldt det krav om vederlag for oppfinnelse. Arthur Hilmar Lyngøy hadde utviklet fiskefôret SuperSmolt Feed Only for STIM. I tillegg til Lyngøy var to andre personer, eieren av STIM og en chilensk ekspert på fiskehelse, oppgitt som oppfinner i patentsøknadene. Lyngøy fikk ikke vederlag for overføring av oppfinnerretten og gikk etter mekling i arbeidstakeroppfinnelsesnemnda til sak for å bli oppført som eneste oppfinner av patentene, og for vederlag. Lyngøy hadde hatt den opprinnelige ideen til produktet.

Saken er gjennomgående konkret begrunnet, men interessant i forhold til rettsspørsmål som det ellers ikke finnes så mye praksis om.

Etter en konkret vurdering kom retten til at Lyngøy var eneste oppfinner, og at de andre hadde bidratt på andre måter som enten var ubetydelige eller ikke relevante for oppfinnelsen. Oppfinneren ble tilkjent vederlag ifølge arbeidsavtalen som ga rett til et vederlag tilsvarende tre prosent av årlig netto omsetning av produktet. Lyngøy ble totalt tilkjent syv millioner kroner i vederlag. Retten uttaler at dette vederlaget var høyere enn det som ville kunne kreves etter arbeidstakeroppfinnelseslovens bestemmelser. Saken er gjennomgående konkret begrunnet, men interessant i forhold til rettsspørsmål som det ellers ikke finnes så mye praksis om.

LB-2015-90322 Lakselus i oppdrett

Borgarting lagmannsrett avsa i september en dom om Salgards patent for et skjørt for beskyttelse mot lakselus i oppdrett (LB-2015-90322). Saken har fått en del oppmerksomhet på grunn av tingrettens drøftelse av hva det var sannsynlig at fagpersonen kunne få tilgang til. Dette er andre gang lagmannsretten behandler et spørsmål om dette patentets gyldighet. Denne gangen var temaet Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) sitt vedtak om ugyldighet etter innsigelse. KFIR kom til at blant annet en utprøving på fiskemerder i friluft var nyhetshindrende. Lagmannsretten konkluderte med at den informasjonen som eventuelt var tilgjengelig, ikke ville ha satt fagpersonen i stand til å utlede alle oppfinnelsens trekk.

Selv om det var liten sannsynlighet for at noen kunne komme nær anlegget og observere en enkelthendelse, måtte dette likevel vurderes som allment tilgjengelig. Det var imidlertid ikke en gang en teoretisk mulighet for at noen ville oppholde seg og observere handlinger over mange timer, dager eller måneder,

Tingrettens konklusjon om at vedtaket var ugyldig ble opprettholdt, og saken er nå sendt tilbake til KFIR for ny avgjørelse. Også lagmannsretten foretar en vurdering av hva det er sannsynlig at utenforstående vil gjøre i relasjon til spørsmålet om hva som utgjør et mothold. Selv om det var liten sannsynlighet for at noen kunne komme nær anlegget og observere en enkelthendelse, måtte dette likevel vurderes som allment tilgjengelig. Det var imidlertid ikke en gang en teoretisk mulighet for at noen ville oppholde seg og observere handlinger over mange timer, dager eller måneder, slik at det var hver enkelt situasjon som måtte vurderes som separate mothold, ikke utprøvingsaktivitetene som helhet.

18-094073TVI-OTIR/04 Væske i oljebrønner

Subsea Solutions AS og Subsea Smart Solutions gikk til sak mot Vetco Gray Scandinavia AS for inngrep i deres patent NO 332 486. Dom ble avsagt av Oslo tingrett den 8.10.2020 (sak nr. 18-094073TVI-OTIR/04). Patentet gjaldt en fremgangsmåte og anordning for tilføring av væske til oljebrønner i forbindelse med avleiringsbehandling og brønndreping. Patentets løsning gikk ut på å plassere en styrbar oppgraderingsmodul på toppen av et vertikalt ventiltre som er plassert på toppen av et brønnhode på en oljebrønn.

Oppfinnelsen gikk ut på å bruke flere ventiler slik at man blant annet kunne koble av mekanismene for å pumpe væske ned i brønnen raskt, uten at alle ventilene måtte stenges.

Dommen har et komplekst og konkret faktum

Oppgraderingsmodulen inneholdt flere ventiler og en forbindelse til overflaten som modulen kunne styres gjennom. Væske kunne deretter pumpes ned i brønnen for å stanse en brann eller avhjelpe problemer med avleiring. I konvensjonelle systemer inneholder ventiltreet et lokk, en ventiltrekappe som kan fjernes for å gi tilgang til slike operasjoner. Oppfinnelsen gikk ut på å bruke flere ventiler slik at man blant annet kunne koble av mekanismene for å pumpe væske ned i brønnen raskt, uten at alle ventilene måtte stenges.

Dommen har et komplekst og konkret faktum og endte med at patentet ble opprettholdt som gyldig, og retten kom til at det var gjort inngrep i patentet. Vi vil her bare trekke frem to interessante vurderinger fra dommen: Tingretten gjorde en interessant vurdering av hva som skal til for at et mothold i nyhetsvurderingen kan suppleres av et annet. Dommen inneholder også interessante uttalelser om ekvivalensvurderingen av kombinasjonsoppfinnelser.

Det dreide seg om rettigheter til en oppfinnelse Sabetrasekh hadde gjort mens hun var ansatt som stipendiat på odontologisk fakultet ved universitetet. Oppfinnelsen var senere patentert av det svenske selskapet Ascendia AB. Sabetrasekh saksøkte Universitetet i Oslo med krav om rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7

HR-2020-2017-A Forskersaken

En av årets mest omtalte saker gjaldt Høyesteretts avgjørelse av en tvist mellom Universitetet i Oslo og Roya Sabetrasekh i sak HR-2020-2017-A. Immaterialrettstrollet har tidligere omtalt saken. Det dreide seg om rettigheter til en oppfinnelse Sabetrasekh hadde gjort mens hun var ansatt som stipendiat på odontologisk fakultet ved universitetet. Oppfinnelsen var senere patentert av det svenske selskapet Ascendia AB. Sabetrasekh saksøkte Universitetet i Oslo med krav om rimelig vederlag etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om rettigheten til oppfinnelsen var overdratt til universitetet. Sabetrasekh hadde ikke sendt melding om oppfinnelsen, og arbeidsgiver hadde ikke gitt varsel om at man ønsket å overta rettigheter til oppfinnelsen jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven §§ 5 og 6. Universitetet hadde heller ikke ervervet rettigheter på annet grunnlag. Sabetrasekh vant derfor ikke frem med sitt krav.

Ny praksis fra det europeiske patentverket

Fra EPO (det europeiske patentverket, red) er en viktig sak behandlet av Enlarged Board of Appeal. G 3/19 (“Pepper” (paprika)). Avgjørelsen innebærer at planter og dyresorter som dyrkes utelukkende gjennom biologiske prosesser (for eksempel gjennom krysspollinering) ikke lenger kan patenteres i Europa. Regelen som fulgte av avgjørelsene i G 2/12 (“Tomatoes II”) og G 2/13 (“Broccoli II”) er derfor ikke lenger gjeldende. Avgjørelsen får betydning for patentsøknader inngitt etter 1. juli 2017.

Fra EPO (det europeiske patentverket, red) er en viktig sak behandlet (...) G 3/19 (“Pepper” (paprika)). Avgjørelsen innebærer at planter og dyresorter som dyrkes utelukkende gjennom biologiske prosesser (for eksempel gjennom krysspollinering) ikke lenger kan patenteres i Europa. .

Bakgrunnen for avgjørelsen er at det ble gjort en endring i regel 28 EPC som innebar nettopp at planter eller dyresorter som oppnås utelukkende ved hjel av biologiske prosesser, ikke skulle kunne patenteres. Endringer i EPC-regelverket (i motsetning til konvensjonen) gjøres administrativt. Endringen av regelverket var i motstrid med den fortolkningen av EPC artikkel 56 som ble lagt til grunn i nevnte Tomatoes II og Broccoli II avgjørelsene. TBA hadde dermed i en avgjørelse (sak T 1063/18) lagt til grunn at endringen i regelverket måtte vike for at bestemmelsen i artikkel 56 var riktig tolket.

Presidenten henviste problemstillingen til Enlarged Board of Appeal, også med henvisning til en utvikling i holdningen til dette spørsmålet i EU-systemet. I begrunnelsen for Enlarged Board of Appeals avgjørelse legges det vekt på denne utviklingen i holdningen til spørsmålet, og det argumenteres for at EPO skal anlegge en dynamisk stil i tolkningen av konvensjonen. Avgjørelsen tar for seg en rekke viktige prosessuelle og administrative spørsmål som det ikke er plass til å behandle her, men som det har vært stor oppmerksomhet om, blant annet når det gjelder om Enlarged Board of Appeal kan omformulere spørsmål som er stilt, vilkårene for at Enlarged Board kan behandle et spørsmål og kompetansen til det administrative rådet i EPO.

Dessverre står det fremdeles nokså stille. Storbritannia har meldt seg ut av ordningen etter Brexit. Tysklands grunnlovsdomstol kom i juli 2020 til at ratifikasjonen var ugyldig.

Nytt om patentdomstolen UPC

Til slutt hadde det vært hyggelig å kunne si noe nytt om fremgangen i prosessen med opprettelsen av den enhetlige patentdomstolen UPC. Dessverre står det fremdeles nokså stille. Storbritannia har meldt seg ut av ordningen etter Brexit. Tysklands grunnlovsdomstol kom i juli 2020 til at ratifikasjonen var ugyldig. Prosessen med å ratifisere på nytt på gyldig måte er gjennomført, men det er reist nye saker for grunnlovsdomstolen som fremdeles vil utgjøre et hinder for prosessen med å opprette domstolen.

IP-trollet tar gjerne imot tips til iptrollet@gmail.com

Juridika Innsikt mottar gjerne tips til spennende saker på feltet til henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no